+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Право преждепользования в патентном праве

Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 5, сентябрь 2014 г., с. 16-19

Cтатья подготовлена под научным руководством
кандидата юридических наук С.В. Михайлова

Право преждепользования хорошо известно патентным системам многих государств. В России оно закреплено в ст. 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Согласно п. 1 данной статьи лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации, созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.

Данная формулировка нормы о праве преждепользования содержит в себе некоторые пробелы. Во-первых, что означает «без расширения объема использования»? Что такое «объем использования», и какие расширения объема использования запрещены данной нормой? Во-вторых, как следует понимать формулировку «необходимые приготовления»? Какие меры, принятые преждепользователем, могут быть расценены как таковые? На все эти вопросы должна дать ответы судебная практика. Однако и там нет однозначности.

В таком случае суды нередко обращаются к зарубежному опыту. Касательно вопросов права преждепользования наиболее приемлемым представляется обращение к практике германских судов, судов государства с развитым современным патентным законодательством. Необходимо выяснить, как решаются интересующие нас вопросы судами ФРГ.

Согласно п. 1 ст. 1361 ГК РФ преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования. В связи с этим в судебно-арбитражной практике возникает вопрос о содержании объема такого использования. Эта категория может быть количественной или качественной.

Сложившаяся в настоящий период отечественная судебная практика исходит из того, что объем преждепользования представляет собой количественную категорию 1 . Вместе с тем в ряде случаев суд принимает решение на основании того, что объем использования тождественного патенту решения может определяться как качественная категория 2 . Что же представляют собой эти две категории?

Понимание объема использования тождественного патенту решения как категории, имеющей качественное содержание, формируется на основании сопоставления положений п. 2 ст. 1354 ГК РФ о том, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели, с положениями п. 3 ст. 1358 ГК РФ о том, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели.

Понимание объема использования как категории, имеющей количественное содержание, заключается в определении в соответствующих единицах измерения объема выпускаемой производителем или ввозимой импортером продукции (штуки, килограммы, метры и т.д.) в определенный период времени.

По сути, здесь идет речь о характере ограничений объема использования, которые устанавливаются судом для преждепользователя. В практике германских судов выработано определенное понимание количественного и качественного критериев, используемых при установлении ограничений объема использования тождественного решения по праву преждепользования.

В одном из решений Верховного суда ФРГ указано, что усовершенствования, произведенные преждепользователем и выходящие за пределы объема прежнего (первоначального) использования, запрещаются в тех случаях, когда они непосредственно посягают на тот объем изобретения, который охраняется патентом 3 .

Объем изобретения, охраняемого патентом, – это непосредственно объем охраны, который в соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ определяется содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (п. 3 ст. 1354 ГК РФ). В свою очередь в § 14 Патентного закона ФРГ указано, что объем охраны определяется содержанием патентных притязаний, однако для толкования патентных притязаний также привлекаются описание изобретения и чертежи.

Таким образом, вышеназванная правовая позиция Верховного суда ФРГ позволяет сделать вывод о том, что германские суды при определении ограничений права преждепользования должны руководствоваться качественным критерием, поскольку объем охраны характеризует объем использования тождественного решения как категорию, имеющую качественное содержание.

Существует и иной подход к определению ограничений права преждепользования. Так, в решениях германских земельных судов можно встретить следующую позицию: право преждепользования ограничено таким способом использования и/или формой осуществления использования, которые преждепользователь фактически использовал или осуществил необходимые приготовления к скорейшему использованию 4 . Это значит, что преждепользователь после того, как другое лицо запатентовало тождественное решение, может осуществлять дальнейшее безвозмездное использование своего решения по праву преждепользования только таким способом, каким он использовал его до выдачи соответствующего патента, без каких-либо изменений.

Способ использования напрямую зависит от той цели, для которой создавалось решение, то есть от его смысла. Германские суды исходят из следующей правовой позиции: отклонения осуществляемой по факту формы использования от уже используемой преждепользователем формы не имеют значения только тогда, когда они находятся за пределами содержания (смысла) изобретения 5 . Это значит, что отклонение от формы использования по праву преждепользования, то есть от соответствующего ограничения, допускается, но только в случае, если оно не имеет отношения к содержанию (смыслу) тождественного решения.

Из этого следует сделать вывод о том, что ограничение права преждепользования по способу использования тождественного решения является ограничением по качественному критерию, поскольку способ использования неразрывно связан с целями, для которых создавалось тождественное решение, а соответственно и основными его характеристиками (признаками).

Относительно количественного критерия германские суды также имеют определенную правовую позицию. Как следует из судебной практики, право преждепользования не ограничивается по количеству. Это значит, что количественные расширения разрешены преждепользователю, то есть он может предпринимать также производственные расширения 6 .

Таким образом, следует сделать вывод о том, что суды Германии при установлении ограничений права преждепользования руководствуются именно качественным критерием. Такой подход представляется наиболее правильным, поскольку право преждепользования характеризует определенное отношение между изобретателем ? преждепользователем и обладателем патента по поводу тождественных решений. В свою очередь тождество определяется совпадением всех признаков, содержащихся в формулах этих решений. Соответственно объем использования по праву преждепользования имеет, прежде всего, качественное содержание.

Следующий пробел нормы о праве преждепользования, который нас интересует, заключается в том, что п. 1 ст. 1361 ГК РФ не раскрывает содержания категории необходимого приготовления к использованию тождественного патенту решения. Не раскрывается оно и в российской судебной практике. В связи с этим совершенно не понятно, какие именно меры можно расценить как «необходимое приготовление». Может ли это быть проведение каких-либо исследований, испытаний тождественного решения? Или же это могут быть только такие меры, которые уже конкретно направлены на реализацию такого решения в производстве?

В немецком праве, в частности, в Патентном законе данная категория раскрывается. Согласно § 12 Патентного закона ФРГ право преждепользования действует только в отношении того, кто уже использовал изобретение внутри страны или принял необходимые для этого меры. Данные меры закон именует подготовительными мероприятиями, которые понимаются в смысле § 9 Патентного закона, накладывающего ограничения на третьих лиц по действиям, касающимся изготовления, введения в оборот и использования изделия, а также на способ, являющийся предметом патента. Параграф наделяет, соответственно, правами на осуществление данных действий патентообладателя, в роли которого в данном случае выступает преждепользователь.

При этом со стороны преждепользователя необходима серьезность намерений по проведению подготовительных мероприятий. Под ними понимаются такие меры, в результате которых производится осуществление изобретения и наличествует непосредственное волеизъявление.

Чтобы требования предписанные законом для применения подготовительных мер исполнялись, необходимо выполнение двух условий:

1) меры должны четко определять порядок осуществления изобретения;

2) должно наличествовать непосредственное волеизъявление, направленное на скорейшее использование изобретения 7 .

Кроме того, как говорится в одном из решений верховного суда федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, расположенного в Дюссельдорфе, то с фактической точки зрения частное право преждепользования относительно даты приоритета предполагается двояко.

Во-первых, требуется владение изобретением и, во-вторых, — необходимость конкретной деятельности по владению изобретением. Данная деятельность должна осуществляться либо путем совершения, по крайней мере, одного промышленного действия по использованию (например, выпуска продукции), либо инициированием мероприятий, которые в любом случае позволяют ожидать промышленное использование изобретения сразу после дня приоритета.

Понятие мероприятий, направленных на начало использования, требует чтобы, во-первых, было принято твердое и окончательное решение использовать изобретение в промышленных целях; и, во-вторых, принятие таких мер технического или коммерческого характера, которые обеспечат скорейшее преобразование данного решения в действие (его реализацию).

Что касается промышленного использования изобретения, то оно должно быть непосредственно ожидаемым вследствие совершенных мероприятий на день приоритета. Важно в этой связи не чисто субъективное желание преждепользователя, а требование того, чтобы все обстоятельства объективно показывали, что использование будет реализовано (осуществляться) 8 . Если из мероприятий, проведенных преждепользователем до дня выдачи патента, не следует явно, что вот?вот должна начаться реализация тождественного решения в производстве, то суд не может расценить их как необходимое приготовление.

Таким образом, патентное законодательство Германии, а на его основании — и судебная практика германских судов раскрывают содержание категории необходимого приготовления к использованию тождественного патенту решения и определяют ряд требований, при условии соблюдения которых за субъектом будет признано право преждепользования. На это следует обратить внимание отечественным правоприменителям. Учет опыта германских судов в решении данного вопроса будет способствовать выработке отечественной судебной практикой взвешенной правовой позиции и наиболее правильному заполнению пробелов, существующих в нормативном регулировании права преждепользования.

1 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2013 по делу № А44–6472/2012 // СПС «Гарант», постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 01.11.2011 по делу № А65–25161/10 // СПС «Гарант».

2 Решение Арбитражного суда Челябинской области от 28.12.2010 по делу № А76–8486/2010–4–359, которое было оставлено вышестоящими инстанциями без изменения.

4 Benkard / Rogge, PatG, 10. Aufl., § 12 Rn. 22 — LG Dusseldorf, 4b O 270/09.

6 Busse § 12 Rdnr 39.

7 Schulte-Kuhnen, PatG, 8. Auflage, § 12 Rn 10, 12.

10. Право преждепользования и право послепользования в патентном праве.

Патентный закон устанавливает ряд ограничений исключительного права. В частности, не признаются нарушением исключительного права патентообладателя (ст. 11 Патентного закона).

Ограничением прав патентообладателя следует также считать право преждепользования. Его суть состоит в том, что любое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование (без расширения объема) такого изобретения, модели или образца. Право преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором использовалось решение, тождественное запатентованному, или были сделаны необходимые к этому приготовления (ст. 12 Патентного закона). Аналогичная норма установлена в отношении так называемого права послепользования, введенного в 2003 г. в связи с появлением в Патентном законе нормы о возможности восстановления действия патента (п. 3 ст. 30.1 Патентного закона). Данное право состоит в том, что любое лицо, которое в период между датой прекращения действия патента в результате неуплаты патентообладателем пошлины за поддержание патента в силе и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента о восстановлении действия патента (т.е. в период, когда соответствующий объект не охранялся) начало использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец либо сделало необходимые для этого приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Это интересно:  Признаки изобретения как объекта патентного права

11. Субъекты авторского права.

вторские правоотношения – отношения предполагающие множество участников. В них участвуют, с одной стороны, авторы произведений и их наследники, с другой стороны — организации, заинтересованные в их использовании (издательства, театры, киностудии и т.д.).

Субъекты авторского права, в широком понимании, – это лица участвующие в авторских правоотношениях. При таком определении субъектами авторского права будут являться: лица, которым могут принадлежать авторские права, организации по защите авторских прав и др. субъекты.

Субъекты авторского права, в узком понимании, — это авторы произведений, то есть обладатели личных авторских прав.

Первоначально авторские права приобретает автор, он же, по Российскому авторскому законодательству, является исключительным носителем личных авторских прав.

В Законе автор определен как физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение (ст.4 Закона).

Более обширное понятие (автор интеллектуальной собственности) можно найти во Всемирной декларации по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 г., термин «автор» означает любое лицо или группу лиц, действующих независимо или под эгидой какой-либо правительственной или неправительственной организации с целью получения прибыли или по каким-либо другим основаниям, ответственных за творчество в любой области, включая науку и технику, искусство, включая исполнительское искусство и результат деятельности некоторых категорий производителей, таких как производители фонограмм и вещательные организации, товарные знаки, указатели деловых предприятий, промышленные образцы и развитие географических указаний.

Таким образом, автор – это, прежде всего физическое лицо (группа физических лиц предполагает соавторство).

Ни возраст, ни пол, ни раса (национальность) не имеют значение для признания лица автором. При этом авторская правоспособность возникает с момента рождения (ст.17 ГК РФ). Однако нужно учитывать, что право распоряжаться авторскими трудами тесно связно с понятием дееспособности (ст.21 ГК РФ). В соответствии со ст.26 ГК РФ (п.2 пп.2), без согласия родителей, усыновителей и попечителя осуществлять права автора на произведения науки, литературы или искусства…могут несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет. Таким образом, авторская дееспособность наступает с достижением автора возраста 14 лет.

Важно отметить, что для возникновения авторского права не имеет значения и дееспособность лица. То есть, автором может быть и лицо, признанное по действующему гражданскому законодательству недееспособным. Однако и здесь необходимо оговориться: в случае признания лица недееспособным, может быть ограничено его право распоряжения результатами авторского труда (совершать сделки по отчуждению имущественных прав).

После смерти автора субъектами авторского права становятся его наследники. Однако наследуются на все права. По наследству не переходят: право авторства, право на авторское имя, и право на защиту репутации автора. Впрочем, наследники вправе защищать названные права (п.2 ст.27 Закона).

На стороне автора может выступать и «множественный» носитель авторских прав – соавторы. В соответствии с п.1 ст.10 Закона, авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Соавторство предполагает наличие соответствующего соглашения между соавторами (письменного или устного). Отсутствие такого соглашения, ни при каких условиях не приводит к соавторству[1]. Не будет являться соавтором переработчик произведения, если между ним и автором не было заключено соответствующее соглашение.

Как в действующем законодательстве, так и в теории авторского права выделяется как неделимое соавторство, так и делимое. Существенное отличие, на наш взгляд, заключается в том, что при делимом соавторстве, соавтор при соблюдении ряда условий может рассматриваться как индивидуальный субъект авторского права (абз.2 п.1 ст.10 Закона). Например, автор главы в учебнике по авторскому праву, может переработать свою главу и представить ее как статью или учебное пособие. При неделимом же соавторстве субъекты (соавторы) не могут выделить свой авторский труд из произведения, и соответственно самостоятельно выступать автором части произведения. Например, отец и сын написали учебник по авторскому праву, но каждый из них писал не по главам, а совместно создавая текст, постоянно правя и редактируя.

Может возникнуть логичный вопрос: как оценить вклад конкретного автора в произведение? Кому принадлежит право на использование произведения созданного в соавторстве?

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что авторское право на произведение созданное соавторами принадлежит последним совместно. Как мы уже подчеркивали, каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам также совместно. При этом если произведение соавторов образует одно неразрывное целое, то ни один из соавторов не вправе без достаточных к тому оснований запретить использование произведения (абз.3 п.2 ст.10 Закона).

В качестве субъекта авторских правоотношений могут выступать и юридические лица, но не в качестве автора, а в качестве обладателя имущественных прав на произведение, то есть выступать обладателем производных прав (пользователями).

В качестве особых субъектов авторского права можно выделить: специальные ведомственные органы (в советский период, например, — Госкомиздат), комитеты (и организации) по защите авторских прав, объединения издателей и т.д.

Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

2. Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Комментарий к Ст. 1361 ГК РФ

1. Исторически, когда еще не были изжиты аналогии с правом собственности, право преждепользования даже могло именоваться в законодательстве «правом сервитута в патенте» . С точки зрения современного законодательства, как сказано в комментируемой статье, право преждепользования — это право лица, не являющегося патентообладателем, на безвозмездное использование решения, тождественного запатентованному. Право преждепользования к интеллектуальным правам не относится, напротив, оно выступает ограничением чужого исключительного патентного права . Соответственно действия преждепользователя не являются нарушением прав патентообладателя, поскольку «право преждепользования относится к условиям, исключающим ответственность за использование объектов патентного права» . Выделение норм о преждепользовании в отдельную статью вызвано некоторыми особенностями данной конструкции в сравнении со случаями свободного использования объекта патентных прав (см. ст. 1359 ГК). Право преждепользования является не столько случаем свободного использования, сколько вариантом противопоставлений патенту. Не зря Конституционный Суд РФ поставил право преждепользования в один ряд с возможностью признания патента недействительным в качестве сдерживания беспрецедентной монополии патентообладателя «в целях обеспечения баланса интересов всех участников технического и научного творчества» . Но в отличие от случаев признания патента недействительным, которые имеют публичное значение (свободное использование решения становится свободным для всех), право преждепользования защищает только его носителя, на третьих лиц не распространяется, само по себе патента не порочит. Поэтому преждепользование, действительно, является правом — субъективным гражданским правом, принадлежащим конкретному лицу.

———————————
Канторович Я.А. Указ. соч. С. 237.

См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. С. 300 (автор комментария — А.Л. Маковский).

Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».

Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2007 г. N 966-О-П.

2. Преждепользование известно только патентному праву, поскольку только в патентном праве признается, что охраняемое решение не является уникальным (неповторимым), — оно может быть разработано одновременно несколькими лицами при параллельном творчестве . Слова комментируемой статьи о тождественном решении, созданном независимо от автора запатентованного решения, указывают как раз на случай параллельного творчества, при котором защищаются интересы творца, пренебрегшего процедурой официального признания результатов своего творчества. В то же время право преждепользования не ставит под сомнение принцип государственной регистрации охраняемых решений — параллельное творчество принимается во внимание только «до даты приоритета».

———————————
См.: Сергеев А.П. Указ. соч. 2007. С. 25, 528.

В соответствии со ст. 1406 ГК РФ споры о праве преждепользования рассматриваются в судебном порядке. Преждепользователь может обратиться в суд с требованием об установлении права преждепользования. Однако подавляющее число случаев признания права преждепользования в судебном порядке связано с рассмотрением возражений против иска патентообладателя к преждепользователю о пресечении нарушения исключительного права. Но в любом случае право преждепользования возникает не по решению суда, а в силу самого факта создания и использования объекта . Право преждепользования не подлежит государственной регистрации, соответственно «не предусматривается выдача патентным ведомством пользователю публичного документа, подтверждающего наличие у него этого субъективного права» . Судебное решение выступает актом, лишь подтверждающим наличие права преждепользования в определенном объеме.

———————————
Пункт 8 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122.

Бриксов В.В. Соотношение патентного права и права преждепользования // Вестник ВАС РФ. 2005. N 7. С. 121. См. также: Сергеев А.П. Указ. соч. 2007. С. 528; Гаврилин Ю.В. Указ. соч.

3. При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (см. п. 3 ст. 1358 ГК). Сама тождественность решения, использованного преждепользователем, доказывается судебной экспертизой;

б) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение «не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель» . Судебная практика подтверждает данное положение. Так, например, несамостоятельной была признана разработка, в которой непосредственно принимал участие автор запатентованного решения . В целом же самостоятельность преждепользователя в разработке предполагается; несамостоятельность — это факт, который доказывается патентообладателем ;

———————————
Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учеб. пособие. М.: Юристъ, 2004 // СПС «КонсультантПлюс».

в) добросовестность использования решения. Можно смотреть на добросовестность преждепользователя как на общегражданскую категорию. Тогда следует учитывать, что, по распространенному мнению, в п. 3 ст. 10 ГК РФ закреплена презумпция добросовестности. Но в литературе высказано и такое мнение: добросовестность в нашем случае означает как раз независимость в создании решения , и, следовательно, она (добросовестность) поглощается условием независимости создания тождественного решения;

Это интересно:  Патентный поверенный омск

———————————
См.: Сергеев А.П. Указ. соч. 2007. С. 528; Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учеб. пособие.

г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта. Данное обстоятельство, имеющее особое значение в признании права преждепользования, доказывает преждепользователь. К моменту, в котором было зафиксировано использование, предъявляется только одно требование: «до даты приоритета», указанной в патенте. Длительность использования (один день или несколько лет) роли не играет. В судебно-арбитражной практике содержатся примеры того, как устанавливается использование тождественного патенту решения на определенную дату или промежуток времени: поставка товара, содержащего запатентованное решение ; реализация изготовленной продукции ; акт ввода в эксплуатацию оборудования по производству продукции, товарные накладные, акт сдачи-приемки оказанных услуг по изготовлению рекламных листовок на производимую продукцию . Особую роль в доказательстве существования права преждепользования играет техническая документация, по которой производилась продукция, содержащая запатентованное решение, исследованию подлежат чертежи, сертификаты соответствия и протоколы испытаний . Наличие утвержденных в установленном порядке технических условий (ТУ), технического описания (ТО) на производство продукции также рассматривается как доказательство изготовления продукции либо приготовления к ее изготовлению . В качестве подтверждения даты приготовления к использованию выступает, например, приобретение комплекса оборудования для производства продукции ;

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 18 февраля 2009 г. по делу N А74-595/08-Ф02-268/09.

д) объем преждепользования. Установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования , все-таки право преждепользования — это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета). Соответственно ответчик при ссылке на свое право преждепользования должен указать на объем использования и представить доказательства этого объема . В материалах судебной практики указывается, что «под объемом использования понимается количество продукта, изделий, производимых с использованием запатентованного объекта или в отношении которых сделаны необходимые приготовления для их производства» . Подчеркивается, что «при определении таких объемов следует принимать во внимание не только количество фактически изготовленных до даты приоритета изделий, но и количество изделий, для выпуска которых были сделаны необходимые приготовления» . Практически установление объема производства должно выражаться формулой «изготовление (продажа, иное использование) стольких-то единиц изделия в день (или в месяц, в год и т.п.)». В литературе отмечается, что «по смыслу закона не существует максимального или минимального периода использования аналогичного запатентованного решения с точки зрения нижнего предела. Он может составлять месяц, шесть месяцев, год, два, десять лет и т.п.» . Поскольку законодатель предъявляет требования только по последней дате, на которую можно ссылаться по объему использования (день, непосредственно предшествующий дате приоритета заявки), обоснованным выглядит вывод, что «фактический или предполагаемый объем использования определяется на ту дату (период времени), которая будет выбрана преждепользователем» .

Постановление ФАС Московского округа от 21 февраля 2005 г. по делу N КГ-А40/180-05.

Бриксов В.В. Указ. соч. С. 134.

Гаврилов Э.П. Преждепользование и послепользование в патентном праве (работа подготовлена для СПС «КонсультантПлюс»).

4. В комментируемой статье определены субъекты права преждепользования. Устанавливая наличие права преждепользования, суд указывает и на тот способ, которым преждепользователь использует запатентованное решение (т.е. производит продукцию, продает ее и т.д.). Бесспорно, преждепользователем является изготовитель продукта. Судебная практика считает, что признание преждепользователем производителя продукции автоматически означает освобождение от ответственности за нарушение исключительного права и тех лиц, которые приобретали продукцию у производителя для последующей перепродажи или иного использования, «поскольку такие действия преждепользователя и третьих лиц защищаются в тех случаях, когда не нарушается объем использования» . Преждепользователем может быть признано лицо, всего лишь ввозящее запатентованную полезную модель из-за рубежа, поскольку импорт продукции, содержащей запатентованное решение, является использованием объекта патентных прав .

———————————
Бриксов В.В. Указ. соч. С. 132.

5. Пункт 2 комментируемой статьи посвящен передаче (точнее было бы сказать, передаче и переходу) права преждепользования. В этой части наблюдается единственное расхождение между Патентным законом РФ и частью четвертой ГК РФ. Если по ст. 12 Патентного закона РФ допускалась передача права преждепользования «только совместно с производством, на котором имело место использование», то п. 2 комментируемой статьи говорит: «…только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения…». В принципе, эта терминология для российского законодателя традиционна: в законодательстве 20-х гг. XX в. было установлено, что переуступить право преждепользования можно не иначе как вместе с предприятием . Но содержание термина «предприятие» изменилось. В соответствии со ст. 132 ГК РФ предприятие признается самостоятельным объектом недвижимости, соответственно права на него возникают в случае государственной регистрации предприятия (не совокупности недвижимых вещей, входящих в имущественный комплекс!). Таких предприятий в России почти нет. Следовательно, после 1 января 2008 г. передача права преждепользования в составе предприятия означает, что отчуждается недвижимость, а форма договора купли-продажи предприятия и требования к государственной регистрации договора определяются в соответствии со ст. 560 ГК РФ. Наличие предприятия требуется только в случае перехода права преждепользования — закон не выдвигает наличие регистрации прав на предприятие условием признания права преждепользования.

———————————
См.: Канторович Я.А. Указ. соч. С. 237.

Преждепользование и принцип добросовестности в патентном праве (Черничкина Г.Н.)

Дата размещения статьи: 02.04.2017

Применение принципа добросовестности в отношении признания права преждепользования было перенесено в часть четвертую ГК РФ с расширением перечня решений, в отношении которых преждепользование может быть установлено и которые созданы независимо от автора запатентованного решения. Согласно ст. 1361 ГК РФ преждепользование подлежит признанию в отношении не только тождественного решения (т.е. один к одному с запатентованным), но и решения, отличающегося эквивалентными признаками. Тем самым преждепользование может быть признано в отношении вариантов решений.

Следует согласиться с тем, что применение категории добросовестности к интеллектуальным правам можно рассматривать и как общеправовой принцип, он может «иметь четкую «привязку» к отдельным гражданским правоотношениям» [12, с. 37]. Действительно, к правам в отношении технического решения принцип добросовестности в смысле общеправового принципа может быть применим в двух значениях: как добросовестная реализация патентных прав (незлоупотребление правами) самим патентообладателем и преждепользователем в отношении друг друга и как условие установления легальных границ права фактического использования технического решения (самого права преждепользования), ограничивающего исключительное право в отношении запатентованного объекта.

Следует отметить, что категория добросовестности в части четвертой ГК РФ в качестве условия установления права имеет определенные внутренние противоречия в ее трактовке, применяемой для установления права преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) и самостоятельного исключительного права на ноу-хау (п. 2 ст. 1466 ГК РФ). Применительно к установлению права преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) добросовестность рассматривается в отношении «использования» до даты приоритета созданного независимо от автора технического решения, а в отношении установления самостоятельного исключительного права на ноу-хау добросовестность трактуется в отношении «обладания объектом права», что более верно. Если лицо независимо от других стало обладателем таких же сведений, т.е. объекта права, оно приобретает в отношении их и самостоятельное исключительное право. Аналогично в отношении преждепользования: если лицо самостоятельно и добросовестно создало тождественное техническое решение, т.е. имеет объект права, то оно и обладает правом его использования.

Относительно значения понятия «добросовестность» следует отметить, что в законодательстве отсутствует его легальное закрепление. В научной литературе отмечали, что термин «добросовестность» в гражданском праве многозначен и нет необходимости в выработке единого универсального определения добросовестности, в противном случае пришлось бы пожертвовать гибкостью, эластичностью данной дефиниции [16, с. 228]. Пленум Верховного Суда РФ в п. 1 Постановления от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» поясняет: «Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. При этом поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только по заявлению другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участников гражданского оборота от добросовестного поведения» [7].

Соглашаясь с приведенными значениями термина «добросовестность», полагаем, что применительно к интеллектуальным правам значение добросовестности следует раскрывать по аналогии значения этого понятия в ст. 302 ГК РФ, как то, что лицо не знало или не могло знать о каких-либо обстоятельствах, связанных с приобретением или реализацией права. Именно в таком значении предлагают в научной литературе применительно вообще к гражданским правоотношениям понимать добросовестное отношение: «Отношение лица к обстоятельствам, которые ему следовало учитывать при осуществлении поведения, имеющего юридические последствия, является добросовестным в том случае, если лицо не знало и не могло знать об отсутствии обстоятельств (или наличии обстоятельств. — Комментарии наши), с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение прав и (или) обязанностей» [10, с. 97].

Аналогичное понимание принципа добросовестности применительно к интеллектуальным правам предлагает и С.В. Усольцева [12, с. 40].

Исходя из приведенного значения добросовестности и из закрепленного законом его применения при установлении преждепользования в отношении объектов патентного права преждепользование следует рассматривать не как установление какого-либо права, а лишь как установление границ реализации фактического права использования технического решения, которое по смыслу законодательства возникает у лица в силу факта создания результата. Так, в силу свободы творчества лицо, создавшее результат интеллектуальной деятельности (в том числе и техническое решение), обладает правом его использовать. Полагаем, что в отношении технического решения существует два вида права: исключительное право (возникает в силу его регистрации (п. 1 ст. 1232 и ст. 1393 ГК РФ)) и фактическое право использовать техническое решение в установленных границах. Различие состоит в правомочиях, которыми закон наделяет обладателей этих прав. Исключительное право позволяет правообладателю осуществлять запрет другим лицам использовать результат, а также распоряжаться исключительным правом, и именно эти правомочия (запрет и распоряжение) отсутствуют у фактического пользователя. Содержание фактического права использования технического решения определяется только одним правомочием «использовать результат» в собственном производстве по смыслу п. 1 ст. 1229 и подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ: изготовление продукта с применением технического решения, предложение его к продаже, продажа и иное введение продукта в гражданский оборот без расширения объема использования. Фактическое право использования как преждепользование или послепользование самостоятельно передано другим лицам быть не может, а только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения (п. 2 ст. 1361 и п. 4 ст. 1400 ГК РФ).

Иными словами, в отношении изобретения законодательно признаются две формы охраны: патентная форма охраны (удостоверяется патентом (п. 1 ст. 1363 ГК РФ)) и фактическая форма охраны, характеризуемая объемом использования (без его расширения и безвозмездное по отношению к патентообладателю), обозначаемая в законе как право преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) и послепользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ) [14].

Это интересно:  Для чего нужен патент на изобретение

В силу абсолютности исключительного права (когда отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) согласно абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ) другие лица не могут использовать результат без согласия патентообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Если такое использование осуществляется без согласия патентообладателя, оно является незаконным, за исключением случаев, когда использование результата лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ (абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ). В целях исключения действий фактического пользователя из категории незаконных в законе и установлены условия признания его права использовать самостоятельно им созданное изобретение (право преждепользования), ограничивающего по существу исключительное право на то же техническое решение, но запатентованное впоследствии другим лицом (патентообладателем). Однако нельзя согласиться с С.В. Усольцевой, признающей право преждепользования «производным от права интеллектуальной собственности (исключительного права. — Пояснения наши) хотя бы потому, что в отсутствие второго первое не может юридически состояться» [12, с. 39]. Скорее наоборот: сам факт создания результата — технического решения — предопределяет для лица, его создавшего (разработавшего), возможность использовать этот результат. И если такой результат создан разными лицами независимо друг от друга — все они могут его использовать, но не обладают правомочием запрета к другим лицам, которое можно приобрести только с исключительным правом на данный результат. По существу, речь следует вести о самостоятельных правах двух независимых правообладателей в отношении одного и того же тождественного (или эквивалентного) технического решения: о патентообладателе и преждепользователе (послепользователе), об их исключительном праве и праве фактического использования. Поскольку исключительное право устанавливается только с определенной даты (приоритета), то закон именно применительно к этой дате вводит условия, при наличии которых фактическое использование лицом технического решения до этой даты (приоритета) признается законным, а после этой даты законным только в установленном объеме, и патентообладатель не вправе в последующем запрещать использование результата. Поэтому и важно в патентных отношениях применение принципа добросовестности в качестве и условия установления права (а по существу — объема его использования), и критерия реализации права. Рассмотрим их.

Принцип добросовестности как условие установления права преждепользования. Согласно ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема такого использования. Как можно видеть, ключевым моментом является совершение действий до даты приоритета: а) создание независимо от автора тождественного решения и б) добросовестное использование или приготовление к использованию. Само создание лицом результата до даты приоритета запатентованного результата подтверждает правомерность и добросовестность его действий. Однако недостаточно разработать результат, необходимо приступить или подготовиться к его использованию до даты приоритета.

Некорректность формулировки условия о признании права преждепользования и чрезмерность применения в нем дефиниции о добросовестности мы отмечали ранее [15, с. 28]. В пользу этого указывает и формулировка в п. 3 ст. 1400 ГК РФ условия о признании права послепользования (такого же фактического права использования, но уже после прекращения действия патента), в котором отсутствует дефиниция добросовестности.

Для признания законности фактического использования установлению подлежит объем использования или приготовлений к использованию, и если лицо такие действия совершило до даты приоритета, то оно уже является добросовестным.

Как пояснил ВС РФ в Обзоре судебной практики 2015 года [3], право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных п. 1 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования (п. 28). При этом добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, т.е. в данном случае на истце-патентообладателе (п. 30). Что тоже не совсем корректно, поскольку дату начала использования (до приоритета) доказать все-таки должен ответчик и он же должен представить доказательства для определения объема использования.

На стадии установления права преждепользования добросовестность фактического пользователя может выражаться в обращении к патентообладателю для заключения ими на весь срок действия исключительного права в отношении запатентованного объекта неисключительного лицензионного договора, в котором ими и будет установлен объем использования, определенный на дату приоритета, превышение которого преждепользователем следует рассматривать как нарушение исключительного права. Такой досудебный порядок урегулирования отношений между преждепользователем (послепользователем) и патентообладателем наиболее желателен, поскольку согласно ст. 1237 ГК РФ при исполнении лицензионного договора лицензиат (преждепользователь) обязан предоставлять отчет патентообладателю. Если же право преждепользования устанавливается по решению суда, то решение суда, определив объем использования, тем самым не признает преждепользователя нарушителем исключительного права, однако без возможности для патентообладателя осуществлять контроль за преждепользователем и получать от него отчет по объему использования результата. В такой ситуации неисключительный лицензионный договор следует рассматривать как способ самозащиты права и для преждепользователя, и для патентообладателя [13, с. 180]. Возможность для участников патентных отношений во внесудебном порядке урегулировать разногласия особенно актуальна с учетом последних изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ [4], предусматривающих с 1 июня 2016 г. право на обращение в арбитражный суд по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, только после принятия сторонами мер по досудебному их урегулированию, по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии (требования) за исключением споров, прямо указанных в п. 5 ст. 4 АПК РФ.

На необходимость для преждепользователя иметь юридически оформленное основание (судебное решение или безвозмездный неисключительный лицензионный договор), подтверждающее правомерность и добросовестность его действий по фактическому использованию результата, указывает сформулированное в п. 2 ст. 1361 ГК РФ правило о передаче права преждепользования совместно с предприятием. Передаваемое право должно быть чем-то подтверждено, и таким подтверждением помимо судебного решения может быть безвозмездный неисключительный лицензионный договор.

Принцип добросовестности в патентных отношениях при реализации прав на охраняемый результат со стороны как фактического пользователя, так и патентообладателя и учет этого принципа при разрешении споров. Недобросовестность действий фактического пользователя (преждепользователя) может выражаться в заявлении им в Палату по патентным спорам уже после установления преждепользования требования о признании патента на изобретение недействительным по основанию отсутствия новизны (п. 2 ст. 1350 ГК РФ). Так, Суд по интеллектуальным правам отметил, что, если предшествующее дате приоритета использование преждепользователем тождественного решения имело открытый характер, такое использование с учетом конкретных обстоятельств может служить основанием для признания патента на изобретение недействительным в связи с несоответствием условию патентоспособности по новизне [11]. Добавим, что отмена действия патента позволит преждепользователю не ограничиваться установленным для него объемом использования. Однако такие его действия следует расценивать как недобросовестные, поскольку ничто не мешало ему получить патент на свое имя либо заявить о признании патента недействительным до установления ему объема использования. Так, по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки сведения о заявленном изобретении публикуются, каждый может с ними ознакомиться (ст. 1385 ГК РФ) и предпринять соответствующие меры. В то же время вводить в закон для преждепользователя ограничение по срокам для подачи им требования о признании патента недействительным, ограничивающим право оспаривать выдачу патента после установления преждепользования излишне, поскольку институт преждепользования напрямую охраняет интересы национальных правообладателей при применении зарубежными заявителями конвенционного приоритета (ст. 4 (B) Конвенции по охране промышленной собственности 1883 года [2]). Однако в целях исключения злоупотребления правом суду при разрешении спора целесообразно определять добросовестность поведения преждепользователя, заявляющего такое требование.

В удовлетворении требований отказано, так как регистрация изобретения не свидетельствует об использовании ответчиком изобретения истца по смыслу ст. 1350 ГК РФ и не является нарушением исключительных прав.

Несмотря на такой формализованный перечень оснований недействительности патента в судебной практике с недавнего времени ВС РФ выработана правовая позиция обязательной оценки судами добросовестности действий заявителя, заявляющего требование о признании патента недействительным.

Согласно ст. 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным. Иными словами, лицо, обращающееся с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным, должно указать, какое его право нарушается указанным актом.

При рассмотрении дела заявителем было указано, что наличие спорного патента препятствует реализации им своих функций по производству и сбыту майонеза. ВС РФ в определении отметил, что, оспаривая патент, заявитель выразил исключительно интерес по устранению конкурента с рынка определенного продукта, что не соответствует требованиям добропорядочности, разумности и справедливости при конкуренции производителей и п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». Такое поведение «не соответствует интересам публичного порядка, который заинтересован при недоказанности таких злоупотреблений, как паразитирование на чужих результатах интеллектуальной собственности, введение потребителей в заблуждение, нарушение требований безопасности при производстве продукции, в свободной конкуренции разнообразных продуктов интеллектуальной деятельности» [6] .

В удовлетворении требования отказано, поскольку доводов о том, что сохранение правовой охраны изобретения по спорному патенту нарушает права общества как патентообладателя или потребителя, не приведено, таким образом, общество, оспаривая патент, выразило исключительно интерес по устранению конкурента.

Таким образом, подводя итог рассмотрению применения принципа добросовестности при реализации патентных отношений, полагаем, что при так называемом установлении права преждепользования в действительности установлению подлежит только объем использования, поскольку преждепользование — это право фактического использования, которое возникает у лица, создавшего техническое решение, в силу факта создания результата. Указание в п. 1 ст. 1361 ГК РФ принципа добросовестности излишне, поскольку установлению подлежат действия (создание технического решения и объем его использования) до даты приоритета, т.е. до признания исключительного права на тождественное или эквивалентное техническое решение, и такие действия, совершенные до даты приоритета, не могут быть недобросовестными. При реализации же патентных прав как прав гражданских (как исключительного права, так и фактического права использовать техническое решение) и патентообладателем, и преждепользователем следует оценивать добросовестность поведения участников патентных отношений для исключения с их стороны недобросовестной конкуренции.

Список литературы

References

Если вы не нашли на данной странице нужной вам информации, попробуйте воспользоваться поиском по сайту:

Вернуться на предыдущую страницу

Статья написана по материалам сайтов: studfiles.net, stgkrf.ru, lexandbusiness.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector