+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Патентное право сша

Что нужно знать российским заявителям при патентовании изобретений в США?

М.М.Елисеева — адвокат и партнер юридической фирмы «Хьюстон Елисеева ЛЛП» (Бостон, США).

Патентное законодательство США складывается из двух составляющих: Свода законов и судебных прецедентов, имеющих силу закона. Основные положения патентного законодательства содержатся в Своде законов, тогда как судебные прецеденты часто поясняют и трактуют тот или иной закон применительно к конкретным патентным спорам.

Заявителями могут быть только изобретатели

Одной из принципиальных особенностей американского патентного законодательства является положение о том, что заявителем, указанным в заявке на патент, может быть только изобретатель. Это право никому не передается. Патентовладельцем может стать любое юридическое или физическое лицо, получившее от изобретателя право на получение патента, но заявителем – только изобретатель. До того, как заявка будет отправлена на патентную экспертизу, изобретатель должен подписать декларацию. В ней утверждается, что заявляемое новшество создано именно этим изобретателем в том виде, как оно заявлено в формуле изобретения.

Возможно ли делопроизводство по заявке от имени компании-работодателя, если изобретатель отказался подписывать декларацию? По существующим правилам такая заявка может быть рассмотрена патентным ведомством после предоставления соответствующих доказательств. Однако их сбор занимает много времени и стоит довольно дорого. Поэтому подписывать декларацию рекомендуется сразу после того, как изобретатель ознакомился с подготовленной заявкой и внес необходимые поправки. Если компания планирует увольнения, разумнее воздержаться от увольнения изобретателя до получения его подписи на всех патентных документах.

Избегайте совместного владения патентом

Важным отличием американского патентного законодательства является также статья, гласящая, что при отсутствии договора между несколькими патентообладателями, определяющего их права, каждый из них может продать свое право на патент или лицензию на право использования изобретения без разрешения других патентообладателей и без обязанности выплачивать им часть полученных от такой сделки доходов[1]. Из этой нормы следуют по крайней мере две важных рекомендации:
избегать совместного владения патентом двумя или более лицами;
в тех случаях, когда этого не удается, обязательно оговаривать в договоре права и обязанности патентообладателей.

Почему желательно избегать совместного владения патентом? Представьте ситуацию, когда патентом владеют патентообладатели А и В. Потенциальный лицензиат договаривается с патентообладателем А о лицензии за 6% роялти. Причем, если сделка состоится, последний будет получать 6% роялти, а патентообладатель B не имеет права на какую-либо часть роялти, получаемых патентообладателем А. Однако, договорившись с патентообладателем А о таких условиях сделки, потенциальный лицензиат может тут же предложить патентообладателю В за эту же лицензию 5% роялти, сославшись на то, что иначе получит лицензию от патентообладателя А, который уже готов предоставить ее за 6% роялти. После того, как патентообладатель В согласится на 5%, ничто не мешает потенциальному лицензиату опять пойти к патентообладателю А и предложить уже 4% роялти. В американской практике подобное ведение переговоров потенциального лицензиата с владельцами патента называется «race to the bottom»(скачки вниз) и является крайне нежелательным.

Чтобы избежать столь нежелательной ситуации, можно рекомендовать следующее. Прежде всего следует избегать совместного владения патентом во всех случаях, когда это возможно. Например, лучше подписывать у изобретателя документ о передаче прав будущему патентообладателю как можно раньше или, по крайней мере, не увольнять его, пока он не поставил нужной подписи.

Когда совместное владение патентом неизбежно, требуется обязательно составлять письменный договор о взаимных финансовых и прочих обязательств сторон. Если третья сторона собирается купить патент или лицензию, желательно проверить в реестре патентного ведомства, нет ли других патентообладателей. Следует также потребовать от патентообладателя включить в договор об уступке патента или лицензионное соглашение гарантии о том, что нет иных патентообладателей, связанных договорными обязательствами.

Закон не требует регистрации лицензий и договоров об уступке патента

В патентном законодательстве США нет положения о необходимости регистрации в патентом ведомстве лицензионных договоров или договоров об уступке патентов. Любой лицензионный договор начинает действовать с момента подписания сторонами согласно его условиям. Уступка патента также происходит при подписании соответствующего договора и не зависит от его регистрации в патентном ведомстве.

Тем не менее даже при отсутствии формального требования регистрации указанных договоров понятно, что подавляющее большинство патентообладателей делают это. Документы об уступке патента или уступке права на получение патента по поданной заявке, зарегистрированные в патентном ведомстве, находятся в открытом доступе. Так что любой желающий может с ними ознакомиться и определить последнего зарегистрированного владельца (владельцев) патента. Если третье лицо заинтересовано в приобретении патента или лицензии, то необходимо проверить в реестре всю цепочку передачи прав и обязательно потребовать от патентообладателя гарантий того, что он действительно является таковым, а также предусмотреть в договоре компенсацию в случае их невыполнения.

Необходимость в регистрации документов о передаче прав возникает в американском законодательстве применительно к ситуации, когда недобросовестный патентообладатель Х продает один и тот же патент сначала покупателю А, а потом покупателю В, который ничего не знает о существовании А[2].

Как определить, кто имеет право на патент – А или В? §261 гласит, что В выиграет спор, если:
В был добросовестным покупателем, не знающим о более ранней сделке между Х и А;
А не зарегистрировал документ о приобретении патента в течение трех месяцев со дня сделки или до дня сделки между Х и В.

Таким образом, если А не зарегистрировал в патентном ведомстве договор, по которому он приобрел патент, а недобросовестный Х тем временем еще раз продал тот же патент ничего не знающему о первой сделке В, в споре между А и В выиграет В, поскольку у него не было возможности найти сведения о сделке Х с А в открытом доступе. Поэтому А следует зарегистрировать в патентном ведомстве документ о приобретении права на патент как можно скорее, до истечения трех месяцев со дня сделки.

Раскрытие сущности изобретения до подачи заявки

Если изобретение было запатентовано или опубликовано в США или за пределами, а также если было в открытом использовании или предложено к продаже в США, заявитель сохраняет возможность патентования изобретения в этой стране, если подаст заявку в течение 12 месяцев со дня публикации, открытого использования или предложения к продаже[3].

Из этого положения следует: даже если раскрыта сущность изобретения, в США у заявителя есть год, в течение которого можно подать заявку, не потеряв права на получение патента. Важно отметить, что этот год дается заявителю для подачи заявки именно в США. Если, например, в пределах льготного по российскому законодательству полугода после раскрытия сущности изобретения была подана российская заявка, а еще через год – международная заявка, в которой указаны США, российский патент может быть получен, но право на получение американского патента будет утрачено, поскольку с момента раскрытия сущности изобретения до подачи заявки в США (или заявки РСТ с указанием США) прошло больше года. Таким образом, если заявитель стремится получить патент в США, необходимо следить, чтобы с момента раскрытия сущности изобретения до подачи заявки прошло не более 12 месяцев.

Предварительные заявки

Предварительная заявка (provisional application) – это фактически депонирование описания изобретения в патентное ведомство, дающее возможность испрашивать приоритет для обычной заявки на выдачу патента[4]. Такая заявка часто бывает очень удобна, поскольку может подаваться в произвольной форме и без представления формулы изобретения. Предварительная заявка является полноценным приоритетным документом для обычной национальной либо международной заявки или заявки на выдачу патента на изобретение в другой стране. Часто предварительную заявку можно быстро подать накануне неизбежного раскрытия изобретения, например, перед публичным выступлением или публикацией, встречей с потенциальными партнерами или инвесторами. Предварительную заявку можно использовать и как инструмент, подтверждающий дату создания изобретения.

Механизм подачи предварительных заявок несложен и относительно дешев. Тем не менее при подаче такой заявки, особенно когда это надо сделать в короткий срок, важно иметь в виду, что приоритет для последующей заявки может быть установлен только в отношении сведений, раскрытых в предварительной заявке.

Патентование программного обеспечения и методов ведения бизнеса

Несколько недавних прецедентов привлекли внимание не только специалистов, но и прессы в связи с обсуждением норм законодательства, применяемых при рассмотрении вопросов охраноспособности изобретений в области программного обеспечения и методов ведения бизнеса. Появились публикации, в которых утверждалось, что теперь в США разрешили патентовать такие изобретения. На самом деле ничего подобного не произошло.

Это интересно:  Право на получение патента включает

Что такое компьютерная программа? Это некий закодированный алгоритм или совокупность алгоритмов. Алгоритм – это некая последовательность действий, то есть метод. А любой метод (в терминологии российского законодательства – способ), к чему бы он ни относился, является объектом изобретения, на который может быть выдан патент, если он удовлетворяет установленным критериям патентоспособности.

Что касается методов ведения бизнеса, ни одним из прецедентов не было признано, что методы типа «купи два, третий получи бесплатно» вдруг стали патентоспособными. Как и при программном обеспечении, метод ведения бизнеса, как и любой другой, в первую очередь является методом, то есть объектом изобретения. При соответствии критериям патентоспособности, установленным законодательством, метод может быть запатентован.

Таким образом, упомянутые прецеденты всего лишь подтвердили, что ни методы ведения бизнеса, ни методы, лежащие в основе алгоритмов программного обеспечения, не являются исключением из установленных законом объектов изобретения. Важно только, чтобы они удовлетворяли установленным критериям патентоспособности – промышленной применимости, новизне и неочевидности.

4.2.2. Особенности патентного права сша

Основным нормативным актом, регламентирующим правоотношения в сфере охраны и использования изобретений в США, является принятый кон­грессом в 1952 г. Федеральный патентный закон, который составляет разд.35 Свода законов США. С момента принятия патентного закона в не­го были внесены изменения и дополнения в 1954, 1958, 1959, 1961, 1962, 1964, 1965, 1971, 1972, 1975, 1980, 1982, 1983 в 1984 гг. Отдельные предписания, касающиеся патентов, содержатся в Законе 1954 г. об атом­ной энергии, Законе 1958 г. об аэронавтике и исследовании космическо­го пространства, Законе 1970 г. о чистоте воздуха, Законе 1980 г. Стивенсона-Вайдлера о технических новшествах, Законе 1980 г. о тарифах и др. К важнейшим подзаконным нормативным актам относятся Пра­вила практики патентного ведомства США по патентным спорам и Руковод­ство по процедуре патентной экспертизы.

Изобретением признается предложение, являющееся новым, полезным и неочевидным для лица, обладающего обычными познаниями.

Объекты, исключенные из правовой охраны: коммерческие методы, противоречащие принципам морали, угрожающие здоровью людей; использо­вание специальных ядерных материалов или атомной энергии в атомном оружии; законы природы; печатные работы; методы предпринимательства; процессы умственной деятельности, включая математические расчеты.

Система экспертизы — проверочная. Форма охраны изобретения — па­тент. Патентообладатель имеет исключительное право на изготовление, использование или продажу запатентованного изобретения на всей терри­тории США в течение 17 лет со дня выдачи патента; 14 лет — на промыш­ленный образец.

4.2.3. Особенности изобретательского права фрг

Основной источник изобретательского права — Патентный закон от 1 января 1981 г.

Изобретение считается новым, если оно не относится к уровню тех­ники. Уровень техники охватывает все знания, которые стали доступными общественности путем письменного или устного описания, путем использо­вания или иным образом до дня, который является определяющим для пода­чи заявки.

Объекты, исключенные из правовой охраны: промышленно непримени­мые изобретения, способы лечения людей и животных, программы ЭВМ, от­крытия, научные теория и методы; правила и методы выполнения умствен­ных действий, игр, воспроизведения информации; противоречащие публич­ному порядку, морали или закону.

Система экспертизы — отсроченная. Срок подачи заявления о прове­дении экспертизы — 7 лет с даты подачи заявки.

Формы охраны изобретения: патент, срок действия – 20 лет с даты, следующей за датой подачи заявки, если заявка подана после 1 января 1978 г.; 18 лет — если заявка подана до 1 января 1978 г.; дополнительный патент. Срок действия — остающийся срок действия основного патента.

Притязания, основанные на нарушении права на патент, погашаются давностью в 3 года с момента, когда управомоченное лицо узнало о на­рушении и личности обязанного лица; независимо от этого — через 30 лет с момента нарушения.

Новизна определяется 6 месяцами в случае публикации вопреки воле автора изобретения или демонстрации на официальной или официально признанной международной выставке.

О планируемом принципиальном изменении патентной системы США

Опубликована: журнал «Патентный поверенный », №5, 2005

Фелицына С.Б., Патентный поверенный, Генеральный директор ООО «Союзпатент» (Москва)

О планируемом принципиальном изменении патентной системы США

Соединенные Штаты Америки являются самой могущественной индустриальной державой и наиболее емким рынком высокотехнологичной продукции. США всегда рассматриваются как страна, в которой следует получить патентную охрану перспективным техническим решениям отечественных изобретателей. При этом патентная система этого государства существенно отличается от стандартов правовой охраны, принятых в большинстве развитых стран, в связи с чем патентование изобретений в этой стране (даже при посредничестве американского патентного поверенного) всегда требовало особенно тщательного подхода. Российским патентным поверенным, привыкшим мыслить категориями российского права (весьма близкого к большинству патентных законов стран континентальной Европы) бывает сложно сориентироваться в принципиально ином правовом регулировании, принятом в Соединенных Штатах. В рамках данной статьи хотелось бы поделиться с коллегами взглядами на существующую в США патентную систему в контексте радикальных изменений, которые предлагает внести в нее в ближайшее время рассматриваемый в Конгрессе США законопроект (The Patent Reform Act of 2005).

Патентный закон Соединенных Штатов Америки (инкорпорированный в законодательство как Раздел 35 Свода законов США) чрезвычайно сложный нормативно-правовой акт. Неоднократные его изменения (после принятия в 1952 году) принципиально не изменили его суть. До сего дня самым значительным нововведением американского патентного законодательства был переход на двадцатилетний срок охраны изобретения (с момента подачи заявки) с ранее характерной для этой страны семнадцатилетней патентной монополии, считая со дня выдачи патента. Существенным изменением было и введение публикации сведений о поданной заявке через восемнадцать месяцев после подачи (ранее публиковались только выданные патенты) и, как следствие, создание института временной правовой охраны изобретения (хотя данная публикация является необязательной, в отличии от привычной нам нормы). Эти новации стали результатом гармонизации законодательства в рамках Всемирной торговой организации (Соглашение ТРИПС) и Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Однако на сегодня патентная система США как в части охраны изобретении, так и в части защиты нарушенных патентных прав остается уникальным правовым явлением.

Первым, и, на наш взгляд, наиболее важным пунктом, по которому патентная система США отличается от тех, что существуют в других странах, является принцип “первый изобретатель” вместо “первого заявителя” (first-to-invent versus fist-to-file), который используется при определении приоритета в совершении изобретения. К настоящему моменту США являются единственной промышленно развитой страной, сохранившей у себя принцип “первого изобретателя”. Данный принцип означает, что дата приоритета изобретения может устанавливаться не по дате подачи первой заявки в патентное ведомство, а по дате создания изобретения автором. О теоретических преимуществах и практических недостатках такого подхода в отечественной литературе неоднократно писалось. Наиболее неприятным моментом для российских заявителей является возможность возникновении «более ранних» изобретений у их американских конкурентов в ответ на поданную россиянами заявку.

Тесно связанным с первым пунктом является второй пункт, по которому отличается патентное законодательство США от «стандартов» других стран. Это вопрос льготного срока, когда изобретатель может, не боясь потерять новизну изобретения, публиковать сведения об изобретении, демонстрировать его или даже реализовывать изделия со своим изобретением через торговую сеть (так называемая, «авторская льгота по новизне»). В патентных законах разных стран устанавливается различный срок для такой льготы. Во многих системах этот срок шесть месяцев (такого стандарта придерживается и Россия), в других — один год. При этом бремя доказывания, что ставшие общедоступными в льготный срок сведения происходили от автора обычно лежит на нем. Последнее обстоятельство существенно снижает действенность нормы об авторской льготе по новизне для стран с системой «первого заявителя», что порождает ситуации, когда новинки конкурентов, раскрытые до подачи заявки, патентуются другими лицами. Изобретение теряет новизну в случае, если факты раскрытия изобретения автором произошли ранее обусловленного льготного срока до момента подачи заявки (например, в России автор опубликовал статью за шесть месяцев и один день до подачи заявки).

Формально в США также имеется норма о льготном сроке по новизне в один год. Однако это правило действует дополнительно к общей норме о приоритете по дате первого создания изобретения. То есть описанной выше возможности «обойти» действительного автора, раскрывшего им суть своего изобретения, у третьих лиц в Соединенных Штатах не имеется. Используемые в этой стране критерий “первого действительного изобретателя” теоретически исключает подобные “недоразумения”. То есть американский изобретатель может и более чем через двенадцать месяцев успешно оспорить чужую заявку, обосновав, что она скопирована с созданного им технического решения. В этом смысле патентный закон США более соответствует неоднократно выдвигаемому самими американцами тезису о необходимости «наиболее полной охраны прав изобретателя». Однако на практике это приводит к возникновению споров о первенстве в создании изобретения, причем при судебных разбирательствах стороны могут использовать в качестве доказательств различные факты, относящиеся к созданию данного изобретения на территории США, стран НАФТА и ВТО. В итоге, результат судебного разбирательства во многом зависит от искусства адвокатов, а истина о создании изобретения остается на втором плане.

Это интересно:  Патент проверка база страхование москва

В дополнение к двум названным отличиям (система определения приоритета и действие авторской льготы по новизне) патентные системы большинства стран отличаются от американской тем, что в них к патентуемому изобретению предъявляется требование “абсолютной мировой новизны”. Согласно этому требованию, изобретение не должно быть известно неограниченному кругу лиц до даты подачи заявки в патентное ведомство, так как в противном случае оно утрачивает свою новизну. Любые факты публикаций или открытого использования изобретения в любой стране до даты приоритета (за исключением тех, что подпадают по действие авторской льготы по новизне) означают его несоответствие условию патентоспособности «новизна».

В Соединенных Штатах Америки положение значительно отличается. Патентный закон США под известным уровнем техники понимает все факты использования изобретения на территории США, на территории стран НАФТА или на территории стран ВТО, а также выданные патенты, зарегистрированные патентные заявки и печатные публикации в любой другой стране мира, известные до даты подачи заявки в патентное ведомство (35 Свод законов, §§ 102 (а),(b),(g), 103). Кроме этого, по американскому законодательству изобретение утрачивает свою новизну, если оно предлагалось к продаже на территории США, на территории стран НАФТА или на территории стран ВТО более чем за год до даты подачи заявки в патентное ведомство. Все эти положения составляют так называемое требование относительной мировой новизны, которое предъявляется к изобретениям при проверке их патентоспособности в США.

Таким образом, факты открытого использования изобретения на территории других стран (не участвующих во Всемирной Торговой Организации, как, например, Россия) не порочат его новизну в Соединенных Штатах Америки, а также не могут быть использованы для оспаривания наличия у него изобретательского уровня (неочевидности изобретения). Данная норма вообще может рассматриваться как дискриминационная в отношении заявителей из Российской Федерации, что примечательно на фоне давления на нашу страну со стороны США с требованием «усовершенствовать» российское законодательство в области интеллектуальной собственности.

Своеобразным требованием Патентного закона США является также необходимость указывать в заявке «наилучший вариант» реализации изобретения (т.н. «best mode», параграф 112 Раздел З5 Свода законов). Это требование де-юре не позволяло «спрятать» наилучшее сочетание параметров реализации изобретения (то, что многие патентные поверенные не совсем корректно называют «ноу-хау» в патентной заявке). Как известно, большинство патентных систем требуют лишь указания средств, достаточных для осуществления заявленного изобретения.

Патентный закон США, в отличие от российского, не предусматривает требований по патентоспособности способа, как объекта изобретения, чтобы он представлял собой «материальные действия над материальными объектами». Поэтому многочисленные способы передачи и обработки информации получили в США патентную охрану. Кроме того, в соответствие с правовым прецедентом, являющимся в США источником права, в настоящее время в Соединенных Штатах в рамках патентной системы защищаются и методы ведения бизнеса. Сверхбыстрое развитие электронной торговли через «Интернет» -находит свое отражение в патентной системе США, которая предоставляет возможность защищать компьютерные способы ведения бизнеса. Отечественные патентные поверенные хорошо знают, что в отличие от Соединенных Штатов в России «методы ведения бизнеса», или согласно букве закона «методы хозяйственной деятельности» непатентоспособны, то есть не считаются изобретениями (статья 4 пункт 2 Патентного закона Российской Федерации).

Помимо положений «материального» патентного права, американское законодательство является рекордсменом по числу тонкостей в требованиях, предусмотренных для процедуры экспертизы. Именно это делает патентование в США таким сложным. Например, специфической особенностью американской системы является требование того, чтобы заявка была подана «первым и действительным автором изобретения». Как хорошо знают патентные поверенные это, в частности, хорошо видно на бланке заявки РСТ, где для США предусмотрена отдельная графа в отношении того, кто является заявителем по заявке. Этот требование дополняется необходимостью представлять «клятву автора», в которой он называет себя таковым. Кроме того, заявитель обязан сообщать патентному ведомству все ставшие ему известными данные из уровня техники, способные опорочить новизну заявленного изобретения (практически это означает необходимость свидетельствовать против себя). Нарушение этого правила, а также любые установленные факты обмана патентного ведомства при экспертизе заявки считаются недобросовестным поведением заявителя (“inequitable conduct by the patent applicant”). Недобросовестное поведение Заявителя, установленное в соответствии с законом, лишает выданные патенты юридической силы, в плане невозможности защиты нарушенных прав в суде (“unenforceable patent”). В связи с этой нормой патентного закона США, в значительном числе судебных исков о нарушении патентных прав в качестве встречного иска предъявляется иск о недобросовестном поведении патентообладателя при экспертизе заявки.

Введенная относительно недавно публикация заявок через 18 месяцев в США является необязательной, то есть заявитель имеет право отказаться от публикации (не отзывая заявку). Подобный подход отличается от привычной для российских специалистов обязательной выкладки заявок и порождает неопределенность, когда неожиданно возникают патенты, выданные по неопубликованным заявкам.

Также существенные особенности имеет процедура оспаривания действительности выданного американского патента. Во-первых, в Соединенных Штатах Америки не существует аналогичной российской административной квазисудебной процедуры признания патента недействительной в рамках Патентного ведомства США (существующая в США процедура повторной экспертизы формально не предполагает спора между сторонами и этим принципиально отличается от российской, где дела рассматривает административный орган – Палата по патентным спорам).

Во-вторых, в отличие от России, патент США может быть признан недействительным непосредственно по решению суда из-за несоответствия изобретения условиям патентоспособности (по Патентному закону США эти условия звучат как «новизна», «полезность» и «неочевидность»). Иск о признании патента недействительным может быть заявлен в суд как самостоятельно, так и в виде встречного иска в деле о нарушении патентных прав (что является распространенным видом «защиты» при предъявлении иска о нарушении патентных прав в США). В качестве доказательств допускаются любые полученные законным способом сведения (не только письменные доказательства), с помощью которых может быть обоснована непатентоспособность изобретения по выданному патенту. В этом смысле американский подход позволяет более действенно оспаривать выданный патент, так как судебная процедура предполагает более широкие возможности для доказывания (о спорности существующей в Палате по патентным спорам практики рассмотрения лишь письменных доказательств неоднократно писалось).

Защита нарушенных патентных прав в США также имеет существенные особенности. Наиболее интересными из них является возможность получить с ответчика, знавшего о совершаемом им нарушении патентных прав, не только возмещение убытков (как это принято в российской практике), но и дополнительно их трехкратный размер в качестве «штафных убытков» (“punitive damage”), а также полностью компенсировать издержки на адвоката (составляющих, порой несколько миллионов долларов).

Рассмотренные выше основные отличия патентной системы США являются далеко не исчерпывающими, но и они весьма четко показывают «глубокую самобытность» американского подхода. Полное описание особенностей американской системы возможно только в виде отдельной монографии. В эпоху глобализации экономических отношений и, как следствие, гармонизации патентных систем, даже Соединенным Штатам приходиться думать о сближении с остальными странами. Как результат – ожидаемые перемены в патентной системе, привычно считающейся уникальной.

В рамках данной статьи хотим проинформировать коллег о возможных грядущих изменениях в патентной системе Соединенных Штатов. Основным моментом является именно перспектива унификации патентного права США с привычными для российских специалистов подходами. Внесенный 8 июня с.г. конгрессменом Ламаром Смитом законопроект о поправках в Патентный закон США (The Patent Reform Act of 2005) имеет все шансы стать законом. Законопроект поддерживают не только коллеги Смита республиканцы, но и законодатели-демократы. Проект к настоящему времени уже одобрен профильным подкомитетом по интеллектуальной собственности Палаты представителей Конгресса США. Как отмечает автор законопроекта: «Поправки позволят искоренить правовую неопределенность и ситуацию, когда судебные тяжбы более популярны, чем творчество изобретателей… От изменений в патентном законе выиграют и крупные, и малые предприятия, что ускорит экономический рост в стране».

Законопроект предусматривает переход от системы «первый изобретатель» к системе «первый заявитель». Это самое фундаментальное изменение, какое можно было бы представить для патентного права США. Предполагается, что «патент будет выдаваться изобретателю, который первый подаст заявку в патентное ведомство, раскрывающую должным образом заявленное изобретение». Таким образом, США планируют перейти к привычной для нас системе установления приоритет по заявке. Как указывалось выше теоретические преимущества системы «первый изобретатель» на практике оборачиваются юридическими спорами с неопределенным результатом. Система «первый заявитель» позволяет исключить двусмысленность в определении приоритета, что чрезвычайно важно для устойчивости патентных прав.

Революционным является также предлагаемый переход на стандарт абсолютной мировой новизны для заявленных изобретений, то есть в уровень техники при определении соответствия условиям патентоспособности будут включаться любые сведения ставшие общедоступными в любой стране мира (в настоящее время круг этих стран ограничен государствами-участниками Всемирной торговой организации).

Это интересно:  Помощь в оформлении патента на изобретение

Также американские законодатели предлагают перейти к обычной для патентных систем процедуре предоставления автору льготы по новизне в один год. То есть любое раскрытие изобретения, совершенное в форме «позволяющей эффективно получить к нему доступ без чрезмерных усилий» (“reasonably and effectively accessible”) сделанное либо автором, либо третьими лицами, получившими от автора соответствующие сведения, будет порочить новизну изобретения, заявленного в Патентное ведомство более чем через один год с такого раскрытия. Очевидно, что расплывчатое понятие «позволяющей эффективно получить к нему доступ без чрезмерных усилий» должно быть более четко определено судебной или административной практикой.

Предполагается исключить из патентного закона требование раскрывать наилучший известный заявителю вариант осуществления изобретения (“best mode”). Устранение данной нормы связано с субъективностью оценки «наилучшего варианта» и тем обстоятельством, что споры о раскрытии такого вариант стали причиной судебных тяжб с неопределенным результатом. Отныне Заявитель будет обязан лишь указать в описании вариант, позволяющий осуществить на практике изобретение. То есть планируемая норма обладает несомненным сходством с привычными для нас стандартами.

Также унификации призвана способствовать вводимая обязательная публикация заявок через 18 месяцев после подачи (до настоящего времени публикация является факультативной и Заявитель может от нее отказаться).

Норма об обязательной публикации будет дополнена правилом, согласно которому, сторона, заинтересованная в исходе экспертизы по опубликованной заявке будет иметь право предоставить патентному ведомству ссылки из уровня техники, которые должны быть учтены при проведении экспертизы. В настоящее время в США (как, кстати, и в российской практике) третьи лица лишены возможности влиять на экспертизу путем предоставления ссылок эксперту, что противоречит самой природе экспертизы с обязательной выкладкой, призванной привлечь к рассмотрению заявки все заинтересованные стороны.

Законопроект предполагает организацию в Патентном ведомстве США административного органа по оспариванию выданных патентов. Этот орган будет рассматривать поданные возражения. Планируется, что дела будут рассматривать составы из трех «технических судей». Решения такого органа могут быть оспорены в Федеральный апелляционный суд по центральному округу. Не правда ли, система чем-то напоминает российскую Палату по патентным спорам? Отличие этой процедуры от существующей в США повторной экспертизы заключается в возможности сторон активно участвовать в обсуждении дела на заседании. При этом издержки по оспариванию патента в таком органе должны быть существенно меньше, чем в обычных судах (куда можно обратиться в настоящее время с иском о недействительности патента). Однако возможность прямого обращения в суд с иском против выдачи патента, безусловно, остается.

Также предполагается наделить Патентное ведомство США дополнительными властными полномочиями при установлении фактов обмана заявителем ведомства при проведении экспертизы (право вызывать по повестке и налагать штраф). Планируется четко прописать в Патентном законе определения понятий «недобросовестное поведение Заявителя» для избежания каких-либо неточностей или злоупотреблений при определении данного правонарушения.

Как можно убедиться, большинство из предлагаемых нововведений в патентную систему США направлены на ее унификацию со стандартами, распространенными в большинстве стран. Изменения также в значительной мере исключают субъективные и спорные моменты, часто вызывающие неоправданные дополнительные усилия и получении патентной охраны в США. В недавнем прошлом исследователи американского патентного права могли с трудом предположить возможность таких радикальных изменений. Полагаем, что после вступления законопроекта в силу российским заявителям и представляющим их патентным поверенным буде проще действовать в Новом Свете.

США реформировали патентное законодательство

В США после долгих споров и обсуждений одобрен сенатом и утвержден президентом закон AmericaInventsAct, модернизирующий патентное законодательство. Этот закон называют революционным, поскольку он отменяет до сих пор действовавший в США принцип предоставления патентной защиты. Теперь приоритет имеет первый подавший заявку на изобретение. Кроме того, закон предусматривает процедуру оспаривания ранее выданных «неправильных» патентов.

Право первой регистрации

Основной новеллой нового закона является переход США от так называемой системы «first-to-invent» («первый, кто изобрел») к системе «first-to-file» («первый, кто зарегистрировал изобретение»), которая действует в большинстве стран мира. Это означает, что права на изобретение получает человек или компания, первыми подавшие заявку, а не тот, кто докажет, что первым изобрел его. «За последние 50 лет это первый для Америки случай, когда патентная система претерпела такие существенные перемены, отклонившись от принятых [ранее] стандартов», — отмечает Матвей Левант, управляющий партнер юридической фирмы «Левант и партнеры».

Предполагается, что изменения действующей системы патентования, вводящие более прозрачный критерий защиты, позволят избежать доведения до суда дел по сомнительным патентам, описывающим очевидные или уже изобретенные технологии, и дела по взаимным обвинениям компаний в адрес друг друга, целью которых является только получение денежной компенсации нанесенного вреда. “Эта реформа выгодна для бизнеса и удобна для изобретателя”, — считает Левант. Советник компании „Городисский и Партнеры“ Владимир Мещеряков, в свою очередь, считает, что изменения для отечественных заявителей носят скорее процессуальный характер, и существенно не повлияют на систему защиты в США. Нововведение, по его мнению, гармонизирует законодательство США с законодательством других стран и упрощает процедуру, особенно для зарубежных компаний. Ранее, желая зарегистрировать патент на изобретение в США, они сталкивались с препятствием, которое состояло в том, что подать заявку мог подать только автор изобретения, а не компания. В не меньшей степени это изменение имеет политическое значение, поскольку оно меняет подход, закрепленный в Конституции США, что уже на протяжении многих десятилетий останавливало власти США от введения этого новшества.

Риски для изобретателя

Закон также предусматривает специальную ускоренную процедуру получения патента на изобретение за дополнительную плату. Критики полагают, что новая система создаст преимущества для крупных корпораций, которые обладают возможностью быстро оформлять патенты на изобретения, тем более, что в новый закон предусматривает увеличение на 15% пошлин за регистрацию патентов. Так, например, считает судья в отставке Пол Майкл (Paul Michel). По его словам, новый закон «уничтожит патентные права инноваторов». По его мнению, пользуясь новыми правилами, крупная корпорация с большими ресурсами сможет надолго задержать выдачу патента небольшому стартапу.

Кроме того, многие видят определенный риск в том, что публикация изобретения до подачи заявки на регистрацию патента теперь может привести к тому, что кто-то (например, деловые партнеры), смогут опередить изобретателя и получить патент на его изобретение. Это, как считают специалисты, приведет к более осторожному отношению авторов изобретений к их раскрытию.

Патенты на программное обеспечение

Гораздо большее значение, как считает Мещеряков, имеет сравнительно недавно принятый Патентным ведомством США (РТО) новый подход, определенный судами, к регистрации патентов на программное обеспечение, которое в большинстве стран мира регулируется не патентным, а авторским правом. В 2008 году в США был принят судебный прецедент, устанавливающий ограничения на выдачу патента на программный продукт: патент на изобретение, относящееся к программному продукту, не выдается, если оно «не прошло стадию физической трансформации» или «не привязано к определенной машине». При этом судом установлено, что персональный компьютер не является такой «определенной машиной». Новая трактовка, возможно, приведет к аннулированию многих из существующих патентов на программное обеспечение, хотя последнее слово останется за судом, который и должен решить, что такое «определенная машина». По мнению Мещерякова, значительная часть софта в США может оказаться без патентной защиты. На них, как и в большинстве стран мира, будет распространяться действие только авторского права.

«Неправильные» патенты.

AmericaInventsAct предусматривает специальную внесудебную процедуру пересмотра решений в отношении уже выданных патентов, которые не соответствуют новым требованиям. Для этого в патентном ведомстве США создается специальный административный орган, который будет рассматривать поданные возражения. Планируется, что дела станут рассматривать составы из трех «технических судей», решения которых могут быть оспорены в федеральном апелляционном суде.

Отличие этого порядка от ранее существовавшей в США процедуры повторной экспертизы заключается в том, что теперь у сторон будет возможность активно участвовать в обсуждении дела на заседании. Однако при этом новый порядок останется доступным для заинтересованных лиц, так как они будут нести меньшие затраты, нежели при обращении в суд.

Статья написана по материалам сайтов: studfiles.net, sojuzpatent.com, pravo.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector