Договор об отчуждении патента на изобретение

Новая редакция Ст. 1366 ГК РФ

1. Заявитель, являющийся единственным автором изобретения, до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной может подать заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При наличии указанного заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по этой заявке, с заявителя не взимаются. Уплаченные до подачи указанного заявления пошлины не возвращаются.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об указанном заявлении.

2. Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Государственная регистрация перехода исключительного права к приобретателю по договору об отчуждении патента осуществляется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии уплаты всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).

3. Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступило письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель может подать в указанный федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае предусмотренные настоящим Кодексом патентные пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

Комментарий к Ст. 1366 ГК РФ

Автор результата интеллектуальной деятельности, претендующего на статус объекта промышленной собственности, в момент подачи заявки на выдачу патента может сделать публичную оферту, т.е. предложение неопределенному кругу лиц о приобретении у него патента на соответствующий объект патентных прав, если такой патент ему будет выдан. В качестве акцептанта такой оферты законодатель указывает только граждан Российской Федерации и российских юридических лиц. Из чего можно сделать вывод о том, что иностранные граждане и организации, а также лица без гражданства акцептовать данную оферту не могут. Очевидно, что таким образом законодатель устанавливает определенные преференции для российских лиц в деле приобретения патентов посредством их публичного предложения к отчуждению.

Следует отметить, что иные лица, не являющиеся автором, подающие заявку на получение патента (наследники, работодатель, приобретатель права на получение патента и т.д.), такой оферты сделать не могут.

Заключение договора об отчуждении патента для автора, сделавшего указанную публичную оферту, является обязательным. Последствия заключения такого договора аналогичны тем, которые описаны применительно к ст. 1265 ГК, — смена патентообладателя.

Отказ от ранее сделанной, но так никем и не акцептованной публичной оферты возможен по истечении двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на данный объект промышленной собственности.

Другой комментарий к Ст. 1366 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Пункт 1 комментируемой статьи предоставляет заявителю возможность полного освобождения от уплаты патентных пошлин в случае, если при подаче заявки он предоставит заявление об отчуждении патента (после его выдачи) любому гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу, первому изъявившему желание приобрести патент на условиях, соответствующих установившейся практике. Хотя в п. 1 и говорится об условиях, соответствующих установившейся практике, как об условиях заключения такого договора, однако фактически условиями договора об отчуждении будут те, которые зафиксированы сторонами договора. И лишь при рассмотрении возможного спора о его заключении суд, оценивая предлагаемые сторонами условия договора, должен будет ориентироваться на условия, соответствующие установившейся практике», для определения которых потребуется проведение соответствующей экспертизы. Кроме того, заинтересованное лицо, права которого нарушены в результате заключения договора об отчуждении патента в данной ситуации (например, это лицо лишилось возможности приобрести патент), может оспорить данный договор, если докажет, что его условия не соответствуют установившейся практике.

2. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует сведения обо всех поступивших заявлениях в официальном бюллетене с целью доведения их до заинтересованных лиц.

3. Пунктом 3 статьи предусмотрена возможность отзыва патентообладателем заявления, указанного в п. 1, если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче соответствующего патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступило письменное уведомление о желании заинтересованного лица заключить договор об отчуждении патента. Заявление об отзыве подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности; одновременно патентообладатель уплачивает все патентные пошлины, от которых он был освобожден.

4. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обеспечивает публикацию в официальном бюллетене сведений о состоявшемся отзыве заявления, указанного в п. 1 статьи.

§ 3. Распоряжение исключительным правом на изобретение,

полезную модель или промышленный образец

Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1365

1.Ранее действовавший Патентный закон РФ именовал передачу исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образецдоговором уступки(п. 5 ст. 10 Патентного закона РФ). Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец является частным случаем договора об отчуждении исключительного права, общие требования к которому сформулированы в ст. 1234 Кодекса.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец предусматривает передачу прав в определенном объеме, зафиксированном в патентной формуле, и обязанностей имущественного характера. Такой договор с учетом особенностей предмета сделки может рассматриваться как аналог договора купли-продажи, но не ограничиваться только такой формой. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть заключен в форме договора мены и дарения.

Договор об отчуждении исключительного права может быть возмездным и безвозмездным в зависимости от выбранной модели договора. Если договор содержит условия купли-продажи или мены, он является возмездным, т.к. сторона договора, приобретающая исключительные права, передает другой стороне или оговоренное договором денежное возмещение, или оговоренное договором мены имущество. В случае дарения договор отчуждения является безвозмездным.

При отчуждении исключительных прав по патенту к приобретателю переходит только исключительное право, в которое не входят право приоритета, право авторства и права на продукты и изделия, которые были изготовлены и введены в гражданский оборот до отчуждения права.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Если такой договор в Роспатенте не зарегистрирован, он в отношении передачи исключительных прав считается недействительным.

2. Независимость патентообладателя от своих лицензиатов.В п. 13.8 Постановления от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу пункта 7 статьи 1235 Кодекса переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

3. Вопрос о безвозмездности договора отчуждения патентных прав.Среди специалистов вызывает споры вопрос, может ли договор отчуждения исключительного права, заключаемый между юридическими лицами, быть безвозмездным.

Сторонники положительного ответа полагают, что под возможностью предусмотреть в договоре иное, нежели обязательство по выплате правообладателю вознаграждения, следует понимать возможность на указание безвозмездности подобного договора.

Сторонники отрицательного ответа считают, что безвозмездный договор является, по существу, договором дарения, а последний не разрешен между коммерческими организациями (п. 4 ст. 575 ГК РФ).

Можно полагать, что не любая безвозмездная передача исключительного права должна всегда рассматриваться как договор дарения.

Например,патентообладатель безвозмездно отчуждает свой патент на изобретение в пользу приобретателя при условии, что приобретатель будет передавать выпускаемую им по данному патенту продукцию или ее определенную часть в дар государственным учреждениям, обслуживающим инвалидов.

Цель у патентообладателя и приобретателя патентных прав одна — осуществлять благотворительность, и в подобной ситуации безвозмездный договор отчуждения исключительного права, равно как и лицензионный договор подобного рода, должен регистрироваться Роспатентом и всячески поддерживаться в судах, если, конечно, по фактическим обстоятельствам дела не установлено, что под видом безвозмездности осуществляется нечто иное, совершенно не имеющее отношения к благотворительности (ст. 170 ГК РФ «Недействительность мнимой и притворной сделок»).

4. Дискуссия о частичном отчуждении патента на группу изобретений . В ранее изданном Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть четвертая, авторов Э.П. Гаврилова, О.А. Городова, С.П. Гришаева , отмечено: «Исходя из признака неделимости объема прав, удостоверенных патентом, их невозможно передать приобретателю в какой бы то ни было части формулы либо перечня существенных признаков. Поэтому последний становится обладателем всей совокупности прав имущественного характера, каким располагал его правопредшественник».

Изложенные соображения были критически оценены оппонентами, и в журналах «Изобретательство» и «Патенты и лицензии» в настоящее время продолжается дискуссия по данному вопросу.

Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть четвертая (постатейный). М.: Проспект, 2007. С. 369.

Этого же мнения придерживаются авторы статьи , в которой рассмотрены различные договорные формы распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец в части четвертой ГК РФ. В данной статье в разделе, посвященном договору об отчуждении исключительного права, авторы пишут:

Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Основные договорные формы распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Изобретательство. 2008. N 3.

«В отличие от ранее действовавшего патентного законодательства, в настоящее время установлено, что исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности передается в полном объеме, т.е. целиком. Сказанное означает, что не допускается передача, например, одного из пунктов формулы изобретения или какой-либо части перечня существенных признаков промышленного образца с сохранением остальных пунктов или частей у патентообладателя — передающей стороны договора. Следует отметить, что указанное положение было разработано в практике регистрации договоров об уступке патента. Оно впоследствии превратилось в норму права».

С мнением авторов указанного Комментария и статьи нельзя согласиться по следующим причинам. Некорректно истолкована норма п. 1 ст. 1234 ГК РФ как не позволяющая осуществить передачу одного из пунктов формулы изобретения с сохранением остальных пунктов у патентообладателя. Обратимся к нормам гражданского законодательства.

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (п. 1 ст. 1234 ГК РФ).

Договор об отчуждении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лишь отдельными поименованными в договоре способами ничтожен (ст. 168 ГК РФ).

Это интересно:  Срок обращения за выдачей патента

Действительно, договор об отчуждении патента на отдельно поименованные способы использования изобретения, например только на изготовление запатентованного продукта, но не на его продажу, является ничтожным. Однако недопустимое деление (вычленение) отдельных способов использования в отношении одного конкретного результата никакого отношения к возможности деления нескольких раздельных результатов, объединенных волей случая, не имеет.

Что является таким результатомв соответствии с частью четвертой ГК РФ в контексте рассматриваемого вопроса?

Однозначный ответ содержится в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, извлечение из которой представлено ниже:

«1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

8) полезные модели;

9) промышленные образцы».

Даже формально можно обратить внимание на то, что в данной статье слова «изобретения», «полезные модели», «промышленные образцы» указаны во множественном числе, из чего следует, что если результатами являются, например, изобретения, то одно изобретение является результатом, два изобретения — двумя результатами, три изобретения — тремя результатами и т.д. Вряд ли этот очевидный факт можно опровергнуть.

Читая п. 1 ст. 1234 ГК РФ, нетрудно убедиться в том, что законодатель предусмотрел передачу исключительного права в полном объеме на результат.

Результат — это то целое, которое в случае деления его на отдельные составляющие перестает быть именно таковым.

Результат (от лат. resultatus — отраженный) — конечный итог, следствие, завершающее собой какие-нибудь действия, явления, развитие чего-нибудь.

Исключительное право на любое самостоятельное целое (результат) может быть передано только в полном объеме на это самостоятельное целое. Только при таких условиях будут правы авторы Комментария и статьи. И это понятно, так как невозможно передать право, имеющее свое действие на какое-то целое, если данное целое раздроблено так, что рассматриваемым целым уже не является.

Формула изложенного выше может звучать примерно так: «Отсутствие целого объекта исключает порождение права на такой целый объект». Если самостоятельных результатов несколько и каждый из них обременен своим объемом прав, независимым от объема прав на другие результаты, правообладатель такого комплекса результатов, в частности патентообладатель, не может быть связан условием обязательной передачи прав на все результаты в полном объеме только одному приобретателю. Не о таком полном объеме прав идет речь в п. 1 ст. 1234 ГК РФ.

Вывод о том, что «не допускается передача, например, одного из пунктов формулы изобретения или какой-либо части перечня существенных признаков промышленного образца с сохранением остальных пунктов или частей у патентообладателя — передающей стороны договора», по меньшей мере некорректен. Такой вывод справедлив только для случаев, когда в формуле изобретения (полезной модели) или в перечне существенных признаков промышленного образца содержится только одно изобретение (полезная модель) или один промышленный образец.

Однако законодатель предусмотрел возможность подачи заявок и получения патентов как на одно изобретение (полезную модель), так и на группу изобретений (полезных моделей) в одной патентной формуле. Такая же возможность предусмотрена в отношении заявок и патентов на промышленные образцы .

Далее для сокращения будем рассматривать группу изобретений.

Патентная формула на группу изобретений может включать несколько независимых пунктов, изобретения по которым могут использоваться независимо одно от другого.

Формула изобретения содержит 39 пунктов с рядом независимых пунктов и подчиненных им зависимых пунктов.

«1. Композиция жевательной резинки для удаления окрашивания, содержащая гуммиоснову и комплекс для удаления окрашивания из агента для удаления окрашивания и циклодекстринового соединения, в которой указанный агент для удаления окрашивания присутствует в таком виде, который делает возможным высвобождение эффективного количества агента для удаления окрашивания из композиции жевательной резинки для достижения эффекта удаления окрашивания на поверхностях зубов.

24. Композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания, содержащая комплекс для удаления окрашивания из агента для удаления окрашивания и циклодекстринового соединения, причем указанный агент для удаления окрашивания присутствует в таком виде, который делает возможным высвобождение эффективного количества агента для удаления окрашивания из композиции кондитерских изделий».

Сколько результатов интеллектуальной деятельности представлено выше и что входит в полный объем, который может быть передан?

Вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что два независимых по правовому статусу изобретения, хотя и изложенных в одной формуле изобретения, представляют собой два результата, а именно:

результат первый — композиция жевательной резинки для удаления окрашивания;

результат второй — композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания.

Из какой нормы права следует, что под полным объемом передаваемых прав по данному патенту следует понимать объем, складываемый из двух независимых объемов тех двух результатов, которые изложены в независимых именно по объему прав пунктах 1 и 24 формулы изобретения?

Нет такой нормы права в части четвертой ГК РФ.

Авторы статьи пишут: «Указанное положение было разработано в практике регистрации договоров об уступке патента. Оно впоследствии превратилось в норму права».

Не превратилась порочная практика Роспатента (если таковая и была) в норму права в части четвертой ГК РФ. А порочная она потому, что мешала патентообладателям, получившим патент на группу изобретений, распоряжаться предоставленным им исключительным правом так, как это выгодно патентообладателям и лицам, входящим в договорные отношения с ними.

Все произошло как раз наоборот, и именно часть четвертая ГК РФ расставила все по местам и уже не позволяет Роспатенту продолжать ведение порочной практики. Какова будет судебная практика, покажет время.

Понятно, что изложенное в отношении возможности частичной уступки патентов создает проблемы для Роспатента, так как надо предусмотреть процедуры и технологию обработки и регистрации договоров с такими частичными уступками, решить вопрос, какие документы и кому должны передаваться при множественной уступке, кому из сторон передавать патент, а кому выписку или нечто подобное, вести соответствующий реестр и т.п. Однако эти проблемы не должны создавать искусственные препятствия для реализации патентообладателем исключительных прав, которые ему предоставлены .

Будем использовать данный термин как устоявшийся в понимании специалистами.

Джермакян В. Возможна ли частичная уступка патента? // Патенты и лицензии. 2008. N 8.

Представим ситуацию,когда к патентообладателю вышеуказанного патента обратилась фирма А, которая готова на условиях договора уступки приобрести исключительные права, при этом отношения на базе лицензий фирму А не интересуют. Кроме того, фирму А интересует только композиция жевательной резинки для удаления окрашивания, а второй результат — композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания фирму А не интересует, и платить она не собирается за приобретение прав в отношении тех результатов, которыми пользоваться не собирается.

Если уступить патент в полном объеме, так, как это предлагают авторы статьи, во-первых, второе изобретение — композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания использоваться фирмой А не будет и, следовательно, рынок не получит конкретной продукции от фирмы А, а бывший патентообладатель, естественно, не получит никаких роялти.

Во-вторых, патентообладатель, потеряв все права на второе изобретение, и сам не сможет его уступить какой-либо иной фирме Б, не говоря уже о том, что и сам не сможет использовать данное изобретение, так как оно формально принадлежит новому патентообладателю.

Опять рынок не получит данной продукции, а первый патентообладатель — вознаграждения, так кому это выгодно?

Точно такая же ситуация возникает и при применении норм по п. 1 и 2 ст. 1236 ГК РФ при предоставлении прав использования по лицензиям.

Исходя из изложенной мной позиции, исключительных лицензий по одному патенту можно выдать ровно столько, сколько независимых пунктов содержит формула изобретения.Сколько самостоятельных результатов в патентной формуле, столько и исключительных лицензий может быть предоставлено по одному патенту.

Конечно, могут быть различные варианты и нельзя не учитывать иные факторы, как, например, норму права, устанавливающую косвенную охрану продукта через способ его получения при наличии формулы на группу изобретений. Но это не дает оснований «рубить сплеча» в отношении толкования нормы п. 1 ст. 1234 ГК РФ.

Подтверждением некорректного толкования нормы из п. 1 ст. 1234, якобы исключающей возможность передачи прав на изобретение по одному из пунктов формулы изобретения, является также существование нормы в п. 1 ст. 1488 ГК РФ, согласно которой «по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне — приобретателю исключительного права».

Данная норма однозначно подтверждает, что полный объем рассматривается только в отношении тех прав, которые могут быть безболезненно для других выделены из того комплекса прав, которые предоставлены правообладателю в одном охранном документе.

Не может существовать данная частная норма в отношении товарных знаков, позволяющая частичную уступку в отношении конкретных товаров и услуг, если она противоречит общей норме , приведенной в п. 1 ст. 1234 ГК РФ, как якобы обязывающей в любом случае передавать права в полном объеме в контексте «один патент — всегда одно отчуждение (уступка)».

Общая норма действует в отношении любых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, предусмотренных в части четвертой ГК РФ.

Возможность продления срока действия патента на срок свыше 20 лет только на один объект, например лекарственное средство из запатентованной группы изобретений на «лекарственное средство и способ его изготовления» является еще одним подтверждением возможности «делимости» исключительных прав в формуле на группу изобретений.

Обратим внимание на то, что подача заявки и получение патента на группу изобретений является правом заявителя, а не его обязанностью. Заявитель мог подать, например, три отдельные заявки на три изобретения, которые могли быть заявлены и в одной заявке на группу изобретений как отвечающей условию единства изобретения, с получением соответственно одного патента с формулой изобретения, включающей три независимых пункта на каждое изобретение. Очевидно, что никто не может воспрепятствовать патентообладателю трех патентов на три изобретения передать каждый патент совершенно различным лицам. Так почему этого же нельзя достичь, осуществляя частичную (раздельную) уступку патента на те же три изобретения тем же трем различным лицам? Разумного объяснения этому нет.

Изложенная выше позиция нашла жесткую критику в журнале , и основной вывод оппонентов состоит в том, что «в сфере передачи технологии, в частности в сфере уступки патента (по новой терминологии — отчуждение исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец), законодатель не счел целесообразным предоставлять патентообладателю такой широкий спектр правомочий, доходящий до пределов частичной уступки патента в форме отчуждения одного из пунктов формулы комплексного изобретения (т.е. группы изобретений) с сохранением остальных пунктов у патентообладателя».

Еременко В. и Евдокимова В. К вопросу о частичной уступке патента // Изобретательство. 2009. N 4.

«Положения главы 76 ГК РФ, в частности п. 1 ст. 1488, соотносятся с нормами, установленными в ст. 1234 ГК РФ, как специальные нормы с общими нормами. При конкуренции правовых норм, т.е. в случае противоречия предписаний, содержащихся в одном и том же нормативном правовом акте, подлежит применению специальная норма, а не общая норма. Такая конкуренция всегда разрешается в пользу специальной нормы, поскольку специальная норма имеет приоритет перед общей нормой — lex specialis derogat general».

Все написано в критической статье верно, но касается изложенное той ситуации, когда конкурирующие нормы содержат противоречивые предписания. На этот факт нужно обратить пристальное внимание. Однако между приведенными статьями части 4 ГК РФ нет противоречивых предписаний; есть общая норма и не противоречащая ей частная норма. Частная норма п. 1 ст. 1488, предусматривающая частичное отчуждение товарных знаков в определенном объеме, не является противоречащей общей норме по п. 1 ст. 1234 ГК РФ, предусматривающей отчуждение исключительного права в отношении любых результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, и принцип lex specialis derogat general никакого отношения к рассматриваемой ситуации не имеет.

Это интересно:  Патенты ссср база данных

Примером применения принципа lex specialis general general может служить разрешение коллизии между нормами в американском Законе о товарных знаках (1988 г.). Так, в соответствии со статьей 1052 (e), не допускается регистрация в качестве товарных знаков чисто географических обозначений, за исключением указаний их мест происхождения, которые могут быть зарегистрированы в соответствии со ст. 1054 Закона. В то же время, в соответствии со ст. 1054 этого же Закона, такая регистрация допускается, если товарный знак является коллективным и прямо включает указание места происхождения товаров. Очевидно, что норма по ст. 1052 (e) является общей и входящей в противоречие с нормой по ст. 1054, являющейся частной и касающейся только таких товарных знаков, которые являются коллективными, и принцип lex specialis general виден невооруженным глазом.

Моя позиция заключается в том, что п. 1 ст. 1234 ГК РФ, предусматривающий передачу исключительного права в полном объеме на результат, тем самым всего лишь исключает возможность передачи исключительного права по частям на искусственно раздробленный результат, потерявший при таком дроблении свою целостность.

Проф. Э.П. Гаврилов, в публикации на стр. 49, ранее уже излагал концепцию возможности частичной уступки патентов: «Частичная уступка патентных прав также возможна, если формула изобретения состоит из двух или более пунктов. Любой пункт формулы изобретения (как независимый, так и зависимый) может рассматриваться как самостоятельное изобретение, и потому право на него может быть уступлено независимо от права на другие пункты формулы». Досадное упущение в сказанном, по моему мнению, заключается только в том, что возможность частичной уступки патента распространена как на независимые пункты патентной формулы, так и на зависимые. Зависимые пункты не могут быть частично уступлены без независимого пункта, которому они подчинены, т.к. их зависимость как раз и подтверждает невозможность самостоятельного использования без независимого пункта.

Гаврилов Э.П. Патентные договоры: правовое регулирование // Патенты и лицензии. 2003. N 10.

Обратим внимание на позицию по данному вопросу, высказанную в патентном руководстве Австралийского патентного ведомства :

Приводится извлечение из приведенного пункта.

Patent Manual of Practice&Procedures 3.25.2.7

Assignment of Part of a Patent

«A patent may be assigned for a part of the patent area (sec 14(2)) or for a limited period of time. If the assignment is for a period of time with a specified date for its conclusion, the Register will record that period. If there is no specified date for the end of the period, the Register will not record the conclusion of the assignment unless the relevant parties makes a request to so record. There are some difficulties if an assignment is for only some of the claims of a patent. The Act does not specifically refer to this situation. The only case law on this subject is Dunnicliff v. Mallet 141 ER 795. In that case it was held that a patent involving «several things which are in their nature perfectly distinct and severable» (at page 803) could be assigned in part».

В переводе данное извлечение звучит так:

Руководство по патентной практике и процедурам

Договор об отчуждении патента

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Отчуждение исключительного права на промышленный образец не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Предметом договора об отчуждении патента является удостоверенное патентом исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Патентообладатель передает исключительное право в том объеме, в котором оно ему принадлежит (удостоверено патентом), т.е. в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели, либо определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

Сторонами договора об отчуждении патента являются патентообладатель и приобретатель исключительного права (приобретатель патента). В качестве сторон договора этого вида могут выступать как граждане, так и юридические лица и публичные образования.

Из приведенного определения договора об отчуждении патента следует, что этот договор может быть как реальным, так и консенсуальным (передает или обязуется передать исключительное право).

Обязательной является письменная форма этого договора. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Переход исключительного права по договору об отчуждении патента подлежит государственной регистрации. Следовательно, исключительное право на объект патентных прав переходит от правообладателя к приобретателю только в момент государственной регистрации.

По договор>? об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Исходя из этой формулировки, можно считать, что договор об отчуждении исключительного права может быть как возмездным, так и безвозмездным (если стороны предусмотрели такое условие в договоре). Однако при этом установлено, что не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями. В случае же заключения договора безвозмездного отчуждения патента между лицами, не относящимися к коммерческим организациям, будут применяться правила, устанавливающие ограничения в отношении дарения.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.

Выплата вознаграждения но договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Если исключительное право не перешло к приобретателю, при существенном нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении 30-дневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

Действующим патентным законодательством предусмотрена возможность для лица, являющегося единственным автором изобретения и подавшего заявку на выдачу патента, до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной сделать публичное предложение о заключении договора об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Такое заявление публикуется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене.

Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

2. Отчуждение исключительного права на промышленный образец не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. (Статья в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

Комментарий к статье 1365 Гражданского Кодекса РФ

В комментируемом параграфе регламентировано распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право патентообладателя распоряжаться исключительным правом предусмотрено в п. 1 ст. 1358 комментируемой главы. Ранее соответствующая регламентация содержалась в ст. 13 «Предоставление права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца» Патентного закона 1992 г., а также в п. 5 ст. 10. Эта регламентация претерпела изменения: положения комментируемого параграфа закреплены соответственно общим нормам ст. 1233 комментируемой части о распоряжении исключительным правом.

Согласно общей норме ч. 1 п. 1 указанной ст. 1233 правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Соответственно данной норме в комментируемом параграфе предусмотрены два вида договоров, в рамках которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец: договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Комментируемая статья содержит общие положения о договоре об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (при этом в юридико-технических целях введено сокращенное обозначение «договор об отчуждении патента»). Патентный закон 1992 г. такой вид договора непосредственно не называл и подобные общие положения содержал. В пункте 5 ст. 10 данного Закона (в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ) предусматривалось лишь то, что патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) любому физическому или юридическому лицу.

В пункте 1 комментируемой статьи определено понятие договора об отчуждении патента. Это определение сформулировано соответственно общей норме п. 1 ст. 1233 комментируемой части, согласно которой по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Комментируемая статья изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции, но нововведениями являются лишь положения п. 2 данной статьи (соответственно ранее статья не разбивалась на пункты). Этими положениями установлен запрет отчуждения исключительного права на промышленный образец в том случае, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Другой комментарий к статье 1365 ГК РФ

1. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, предусмотренный комментируемой статьей, является одной из форм распоряжения исключительным правом на указанные объекты.

В соответствии с ранее действовавшим патентным законодательством (п. 5 ст. 10 Патентного закона РФ) указанный договор именовался договором о передаче исключительного права (уступке патента).

Представляется неоправданной замена термина «уступка», устоявшегося в законодательстве, правоприменительной практике и правовой литературе, на термин «отчуждение», которым принято обозначать цель уступки исключительного права. Так, в ГК РФ широко используется термин «уступка права», например в ст. 355 «Уступка права по договору залога». Такие примеры можно продолжить: ст. 250, 336, 993 ГК РФ.

Напротив, термин «отчуждение» используется в сфере вещного права, например по поводу отчуждения имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ст. 238 ГК РФ), отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (ст. 239 ГК РФ). Подобные примеры также можно продолжить: ст. 252, 272, 282, 285, 293 ГК РФ.

2. По договору об отчуждении патента одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Как явствует из вышеизложенного, в отличие от терминологии, применяемой в отношении сторон лицензионного договора («лицензиар» — «лицензиат»), законодатель не воспринял широко используемые в мировой патентной практике термины в области уступки патента («цедент» — «цессионарий»). Это не значит, что стороны в договоре об отчуждении патента не могут использовать вместо термина «патентообладатель» термин «цедент», а вместо термина «приобретатель патента» термин «цессионарий».

Это интересно:  Может ли ип совмещать осно и патент

3. Комментируемая статья предписывает единственное условие указанного договора: передача (обязательство передачи) патентообладателем принадлежащего ему исключительного права на соответствующий объект в полном объеме приобретателю права.

Это условие характеризует предмет договора об отчуждении исключительного права. Условие о предмете договора, согласно ст. 432 ГК РФ, считается существенным, т.е. императивным (обязательным) для сторон договора.

На практике при заключении договора об отчуждении исключительного права достаточно указать номер патента, название изобретения, полезной модели или промышленного образца и принадлежность патента передающей стороне, который на момент передачи поддерживается в силе.

В комментируемой статье речь идет об отчуждении исключительного права, т.е. имущественного права, что лишний раз подтверждает, что право авторства, т.е. личное неимущественное право, неотчуждаемо и непередаваемо.

4. Если в соответствии с ранее действовавшим патентным законодательством принимающей стороной договора уступки патента был обозначен конкретный субъект (любое физическое или юридическое лицо), то в комментируемой статье не указан круг лиц, которые могут выступать в качестве приобретателя патента.

Согласно общей норме ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права).

Как известно, гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, т.е. с участием физических лиц (граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства) и юридических лиц, как российских, так и иностранных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Таким образом, как и прежде, на принимающей стороне (приобретателе патента) могут быть только физические и/или юридические лица (предполагается, что патент также выдан физическому и/или юридическому лицу). Иными словами, в качестве приобретателя патента в договоре об отчуждении исключительного права, в отличие от некоторых правовых систем, не могут выступать представительства, филиалы и другие обособленные подразделения юридического лица, поскольку они юридическими лицами не являются, и поэтому не могут быть субъектами гражданского оборота.

5. В отличие от ранее действовавшего патентного законодательства, в данной статье установлено, что исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности передается в полном объеме, т.е. целиком.

Сказанное означает, что не допускается передача, например, одного из пунктов формулы изобретения или какой-либо части перечня существенных признаков промышленного образца, с сохранением остальных пунктов или частей у патентообладателя — передающей стороны в договоре.

Следует отметить, что указанное положение было разработано в практике регистрации договоров об уступке патента, которое впоследствии превратилось в норму права.

Понятие передачи исключительного права в полном объеме следует отличать от частичной передачи исключительного права, широко известной в патентных законодательствах государств с развитым правопорядком.

Поскольку ГК РФ не содержит положений, ограничивающих количество сообладателей патента, ничто не препятствует возможности передачи исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец в части прав, принадлежащих одному из сообладателей патента, так как взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяется соглашением между ними (см. комментарий к п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Моделью таких взаимоотношений является договор об отчуждении патента, в результате которого изменяется состав сообладателей патента.

— уступка одним из сообладателей принадлежащей ему части прав на патент;

— уступка сообладателем патента принадлежащей ему части прав сообладателю (сообладателям) патента;

— уступка каждым из сообладателей части прав на патент третьему лицу (лицам).

6. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как установлено в общей норме п. 2 ст. 1234 ГК РФ, несоблюдение требований письменной формы договора и его государственной регистрации влечет недействительность договора.

Кроме того, к договору об отчуждении патента применима норма предложения второго п. 4 ст. 1234 ГК РФ: если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (см. комментарий к п. 2 ст. 1232 ГК РФ), то исключительное право на такой результат переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора.

Пункт 3 ст. 433 ГК РФ также предписывает, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если не установлено иное. Как следует из вышеизложенного, в законе иного не установлено.

Следовательно, моментом заключения договора об отчуждении патента считается момент его регистрации в указанном федеральном органе. Данный вывод имеет важные теоретические и практические последствия.

Принято считать, что договор об отчуждении патента (ранее — об уступке патента) — это консенсуальный договор. Однако такой подход не основан на законе.

Консенсуальным является договор, который считается заключенным с момента, когда стороны достигли между собой соглашения по всем его существенным условиям и облекли его в требуемую законом форму (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

В случае договора об отчуждении патента момент заключения договора, равно как и переход исключительного права, совпадает с моментом его государственной регистрации. Стороны могут согласовать существенные условия договора об отчуждении патента, подписать этот договор, но он будет считаться недействительным до момента его регистрации.

Причем несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет за собой ее ничтожность, т.е. абсолютную недействительность (п. 1 ст. 165 ГК РФ).

Поэтому подписанный, но не зарегистрированный договор об отчуждении патента, не порождает гражданских прав и обязанностей не только в отношении третьих лиц, но даже между сторонами данного договора.

Единственное исключение из указанного правила — право приобретателя патента требовать от патентообладателя исполнения его обязанности по государственной регистрации договора об отчуждении патента, основанное на норме п. 3 ст. 165 ГК РФ, согласно которой суд вправе, если одна из сторон уклоняется от регистрации сделки, по требованию другой стороны вынести решение о ее регистрации.

Возвращаясь к вопросу о классификации договоров, необходимо учитывать цель государственной регистрации договоров об отчуждении патента (равно как и других договоров о распоряжении исключительными правами). Эта цель заключается в исключении случаев злоупотребления патентообладателем своим исключительным правом в форме многократного отчуждения, легко осуществляемого с учетом нематериального характера объекта, одного и того же патента разным лицам, что не исключено в условиях еще не устоявшихся рыночных отношений в нашей стране. По сути, требование о государственной регистрации — это одна из форм государственного регулирования гражданского оборота, которое хотя и замедляет оборотоспособность его объектов, но зато предотвращает появление на рынке конкурентов с одинаковым набором патентных прав.

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным именовать договор об отчуждении патента, равно как и другие договоры о распоряжении исключительными правами, которые подлежат государственной регистрации, формальными договорами, поскольку условием их действительности является соблюдение установленной формальности — государственной регистрации.

7. В комментируемой статье четко определена цель заключения договора об отчуждении патента — передача (обязательство передать) исключительного права приобретателю патента.

Поэтому договор об отчуждении патента можно отнести к каузальным договорам, которые имеют правовую цель, к достижению которой стремятся стороны.

Кроме того, договор об отчуждении патента следует признать двусторонне обязывающим (или) взаимным договором, по которому стороны принимают на себя соответствующие права и обязанности.

8. Одним из классифицирующих признаков разграничения договоров на различные виды является возмездность, наличие или отсутствие которой дает основание для отнесения того или иного договора к возмездным или безвозмездным договорам.

Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность заключения как возмездных, так и безвозмездных договоров об отчуждении патента.

Данный вывод вытекает из нормы абз. первого п. 3 ст. 1234 ГК РФ, согласно которому по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В абзаце втором п. 3 ст. 1234 ГК РФ предусмотрено, что в случае отсутствия в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом исключается применение правил определения цены, предусмотренных в п. 3 ст. 424 ГК РФ, суть которых заключается в следующем: при отсутствии в договоре соответствующего условия товар должен быть оплачен по цене, которая при сравнимых обязательствах обычно взимается за аналогичные товары.

Таким образом, условие о вознаграждении (или цены договора) в случае возмездного отчуждения патента является существенным условием такого договора, поскольку при отсутствии в договоре условия о цене имеет место незаключенная (несовершившаяся сделка), а общие правила определения цены не применимы к столь специфическому товару, как исключительные права, удостоверяемые патентом, свойства которого сугубо индивидуализированы.

9. Цена, как условие договора об отчуждении патента, обычно устанавливается двумя способами: путем уплаты единовременной паушальной суммы или путем периодического внесения определенной суммы (роялти). Реже встречаются случаи сочетания двух указанных способов.

Пункт 5 ст. 1234 ГК РФ посвящен правовым последствиям существенного нарушения приобретателя обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждения, т.е. существенного нарушения условия договора о цене за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. В случае указанного нарушения прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Комментируемая норма рассчитана в основном на случаи нарушения условия о вознаграждении в форме роялти, хотя не исключена вероятность нарушения условия об уплате паушального (единовременного) платежа, если такой платеж по условиям договора определен после момента заключения договора, совпадающего с моментом его государственной регистрации.

10. В качестве возмездного следует рассматривать договор отчуждения патента, предусматривающий не денежное вознаграждение, а иное встречное исполнение. В этом случае на такой договор будут распространяться положения гл. 31 ГК РФ («Мена»), с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности.

Кроме того, в правоприменительной практике известны случаи, когда патент играет роль отступного во исполнение денежного обязательства, возникшего у должника перед кредитором (ст. 409 ГК РФ).

11. Поскольку ГК РФ допускает возможность заключения безвозмездных договоров об отчуждении патента, то на такие договоры распространяются положения гл. 32 ГК РФ («Дарение»), с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности.

При этом следует учитывать норму ст. 575 ГК РФ, в соответствии с которой не допускается дарение между коммерческими организациями.

Кроме того, суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положения закона о несостоятельности (банкротстве) (ст. 578 ГК РФ).

12. В отличие от ранее действовавшего патентного законодательства, когда правила регистрации договоров о передаче исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации принимались федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в настоящее время порядок и условия государственной регистрации договоров об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности устанавливаются Правительством РФ (см. комментарий к п. 2 ст. 1232 ГК РФ).

Остались вопросы по ст 1365 ГК РФ?

Получите консультации и комментарии юристов по статье 1365 ГК РФ бесплатно.

Вопросы можно задать как по телефону так и с помощью формы на сайте. Сервис доустпен с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные в другое время, будут обработаны на следующий день. Бесплатно оказываются только первичные консультации.

Статья написана по материалам сайтов: studfiles.net, studme.org, gkrf24.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector