+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Сублицензионный договор на товарный знак

Содержание

Использование товарного знака

Лицензионный договор представляет собой юридический документ, по которому одна сторона обязуется передать право пользования зарегистрированным товарным знаком другой стороне, с указанием или без указания пределов территории использования передаваемого знака. Необходимо помнить о том, что сторона, передающая право пользования товарным знаком по лицензионному договору, обязана осуществлять контроль качества выпускаемой продукции стороной, принявшей право пользования товарным знаком. Действующее законодательство предусматривает регистрацию лицензионного договора с исключительной или с неисключительной лицензией на товарный знак.

Договор с исключительной лицензией предоствляет лицензиату (лицу, получающему право использования) исключительное право на использование товарного знака, при этомлицензиар (правообладатель товарного знака) не вправе заключать лицензионные договоры с другими лицами.

Договор неисключительной лицензии предусматривает использование одного и того же товарного знака как его правообладателем (лицензиаром), так и стороной, получившей лицензию, причем за правообладателем сохраняется право выдачи лицензий и другим лицам. Кроме этого, различают частичную и полную лицензию. В первом случае товарный знак можно использовать только для указанной в договоре части товаров или услуг. Во втором случае, право использования товарного знака распространяется на весь указанный в договоре перечень товаров и услуг.

Предоставление права использования товарного знака

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. Правообладатель товарного знака может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Таким образом, лицо, незаконно использующее чужой товарный знак, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Однако законный путь использования чужого товарного знака все же есть. Правообладатель товарного знака может предоставить другому лицу права использования товарного знака в установленных договором пределах путём заключения лицензионного договора.

Заключение лицензионного договора на товарный знак не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Лицензионный договор на товарный знак подлежит обязательной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Роспатент».

Лицензионный договор на товарный знак может быть двух видов:

1 Неисключительная лицензия
Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
2 Исключительная лицензия
Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Для того чтобы зарегистрировать лицензионный договор
необходимы следующие сведения:

1
  • Сведения о Лицензиаре (наименование, юридический адрес, ОГРН, ФИО и должность руководителя), все сведения должны соответствовать данным, содержащимся в Реестре товарных знаков РФ.
  • Сведения о Лицензиате (наименование, юридический адрес, ОГРН, ФИО и должность руководителя).
  • Предмет договора (номер свидетельства товарного знака, классы МКТУ, на которые выдаётся право использования), в свидетельство на товарный знак и в Реестр товарных знаков РФ должны быть внесены все изменения (если таковые были).
  • Вид лицензии.
  • Срок выдачи лицензии – он не может быть больше, чем срок действия товарного знака.
  • Территория – если территория не указана, то это вся территория РФ.
  • Размер вознаграждения – договор между юридическими лицами должен быть возмездным.
  • Прочие условия, которые необходимо для включения в лицензионный договор — например, условия выплаты вознаграждения, условия расторжения договора, возможность выдачи сублицензий и т.д.

Следует иметь в виду, что изменения, вносимые в лицензионный договор, и расторжение лицензионного договора также подлежат обязательной регистрации в «Роспатент»е.

Sum IP

Интеллектуальная собственность в России и за рубежом

Лицензионный договор на товарный знак

Лицензионный договор на товарный знак – самый распространенный способ передачи прав на товарные знаки. Это объясняется тем, что, с одной стороны, при его заключении правообладатель товарного знака сохраняет за собой исключительное право, с другой стороны, его контрагент получает право использовать товарный знак и извлекать из этого прибыль. Благодаря различным видам лицензионных договоров, гибким условиям лицензии, передача прав по лицензионному договору на товарный знак очень привлекательна с экономической точки зрения. В этой статье мы подробно расскажем о понятии, существенных условиях, видах, сроке и необходимости регистрации лицензионного договора.

1. Лицензионный договор на товарный знак: понятие

Лицензионный договор на товарный знак – это договор, по которому одна сторона (лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака на согласованных договором условиях, а лицензиат обязуется за это уплатить вознаграждение.

Приведенное понятие дословно не соответствует п.1 ст.1489 Гражданского кодекса РФ, но является более точным, потому что сторонами лицензионного договора на товарный знак могут быть только лица, осуществляющие предпринимательскую деятельности, поэтому безвозмездные сделки между ними запрещены. Таким образом, уплата вознаграждения является необходимым условием лицензии.

Как следует из понятия, две стороны лицензионного договора – лицензиар и лицензиат. Лицензиаром может быть правообладатель товарного знака или лицензиат по другому договору, которому передано право на сублицензию. В последнем случае договор в строгом смысле будет являться сублицензионным, но по условиям, форме, срокам и другим характеристикам он не отличается от обычного лицензионного договора. Лицензиатом может быть любое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, а именно юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Это интересно:  Подготовка договора дарения

Лицензионный договор на товарный знак обладает одной важной особенностью, установленной п.2 ст.1489 Гражданского кодекса. Закон императивно обязывает лицензиата обеспечить соответствие качества продукции требованиям лицензиара, поэтому важным условием предоставления лицензии являются требования к качеству товаров и услуг. Требования по качеству произведенного по лицензии товара могут быть предъявлены потребителями как к лицензиату, так и к лицензиару .

2. Виды лицензионных договоров.

Виды лицензионных договоров на товарные знаки не отличаются от общей классификации лицензионных договоров. Российское законодательство предусматривает передачу прав на товарные знаки по исключительным и неисключительным лицензиям.

Схема №1. Виды лицензионных договоров на товарные знаки

a. Исключительный лицензионный договор на товарный знак (исключительная лицензия) означает, что лицензиар утрачивает право заключать аналогичные договоры с другими лицами и, как правило, сам тоже утрачивает право использовать товарный знак в пределах предоставленной лицензии. Заключение такого договора на товарный знак, несомненно, выгодно лицензиату, т.к. он становится монополистом в использовании бренда. При этом, однако, стоимость исключительной лицензии выше, чем стоимость простой лицензии.

b. Простая неисключительная лицензия на товарный знак означает, что лицензиар сохраняет за собой право заключать аналогичные лицензионные договоры на товарные знаки с другими лицами. Заключение такого договора более выгодно лицензиару, т.к. он может получать прибыль одновременно от нескольких лицензиатов и от собственной деятельности в отношении бренда.

Виды лицензионных договоров, а именно их выбор, зависят от экономических планов правообладателя, характеристик самого товарного знака и являются результатом процесса переговоров между сторонами. Если же в договоре прямо не согласован вид лицензии, то считается, что передана простая неисключительная лицензия .

3. Лицензионный договор на товарный знак: существенные условия

Существенные условия договора – это условия, минимально необходимые и достаточные для того, чтобы договор считался заключенным и порождал юридические последствия. Нет какого-либо существенного условия – нет договора. Лицензионный договор на товарный знак должен содержать существенные условия, представленные на схеме.

Схема №2. Существенные условия лицензионного договора на товарный знак

a. Предмет лицензионного договора.Предмет лицензионного договора должен содержать указание на объект интеллектуальной собственности – товарный знак – и указание на то, что лицензиату передается право использования этого товарного знака. Товарный знак индивидуализируется путем указания реквизитов свидетельства на товарный знак, довольно часто с приложение к договору копии свидетельства.

b. Способы использования товарного знака. Например, для размещения товарного на произведенной продукции, для импорта продукции с товарным знаком в Россию, путем указания в рекламе, на вывесках и т.д. Довольно часто условие лицензии о способах использования товарного знака выглядит следующим образом: «любыми способами, не запрещенными законодательством».

c. Перечень товаров и услуг. Регистрация товарного знака всегда производится в отношении определенного перечня товаров и услуг, классифицированных в соответствии с МКТУ. Лицензионный договор на товарный знак можно заключить лишь в отношении части товаров или услуг, но в любом случае перечень в лицензии должен быть явно согласован.

d. Вознаграждение лицензиара. Поскольку почти всегда передача прав по лицензионным договорам на товарные знаки является возмездной, сторонами должна быть согласована цена. Порядок расчета вознаграждения лицензиара может быть совершенно различным: фиксированная ставка, роялти, часть произведенной продукции, их сочетание .

4. Другие условия лицензионного договора на товарный знак.

Если стороны договорились обо всех существенных условиях, договор может быть заключен. Но на практике важное юридическое значение имеют также иные условия лицензионного договора. Их отсутствие не делает договор недействительным или незаключенным, может вносить неопределенность в отношениях между сторонами. Поэтому крайне желательно, чтобы лицензионный договор на товарный знак также содержал условия и территории и сроке.

По общему правилу, территория действия лицензии на российский товарный знак охватывает всю территории России, лицензиат вправе использовать бренд и во Владивостоке и в Калининграде, и в Крыму. Но иногда, особенно в дистрибьюторских отношениях, сторонам нужно ограничить территорию отдельным регионом или городом. Гражданский кодекс позволяет это делать. Сложнее дела обстоят с международным товарным знаком, действие которого распространяется сразу на несколько стран. Универсального подхода здесь нет, все зависит от законодательства конкретной страны. Полезную информацию по этому вопросу Вы можете найти на сайте ВОИС и на сайте Sum Intellectual Property в разделе Библиотека интеллектуальной собственности. Так или иначе, в случае с международными знаками тем более рекомендуется согласовывать территорию действия лицензии или обращаться к квалифицированному юристу по интеллектуальной собственности.

Срок тоже не является существенным условием лицензии. Если стороны не согласовали его, права в России будут переданы на 5 лет. Помимо указания на конкретный срок, лицензионный договор на товарный знак может содержать случаи автоматического продления его срок действия, досрочного прекращения лицензии, порядок продления по взаимному согласию сторон. Иные условия лицензионного договора определяются в зависимости от конкретных целей его заключения .

5. Регистрация лицензионного договора на товарный знак

Форма любой лицензии, как исключительной, так и простой неисключительной на любой объект интеллектуальных прав в России – письменная под страхом недействительности. Регистрация лицензионного договора на товарный знак требовалась до 1 октября 2014 года. С 1 октября 2014 года регистрация лицензионного договора на товарный знак была отменена. Кстати, обо всех изменениях в часть IV Гражданского кодекса в 2014 году Вы можете прочитать в этой статье на нашем сайте. В настоящее время регистрации подлежат только права на некоторую интеллектуальную собственность. Поэтому сейчас в Роспатенте регистрируется передача прав по лицензионному договору, а не сам договор. Для регистрации передачи прав на товарный знак необходимо:

  • уплатить патентную пошлину;
  • подать в Роспатент заявление о регистрации, подписанное обеими сторонам договора. Если заявление подписано только одной стороной, то к нему нужно приложить один из следующих документов:
  • подписанное сторонами уведомление о передачи прав по лицензионному договору ИЛИ удостоверенная нотариусом выписка из договора ИЛИ сам лицензионный договор на товарный знак
Это интересно:  Договор дарения от организации работнику образец

Приблизительный срок регистрации лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте – 3 месяца. Если у эксперта возникнут какие-либо основания для запроса, срок регистрации может затянуться до полугода. В связи с этим рекомендуем очень внимательно подходить к составлению всех документов. Кроме того, перед заключением договора необходимо проверить обременения и статус товарного знака, являющегося предметом договора, что можно сделать в открытых реестрах на сайте ФИПС, перейдя по ссылке. В своей практике я уже несколько раз сталкивался с тем, что стороны решают заключить лицензионный договор на товарный знак, а сам товарный знак при этом не зарегистрирован или зарегистрирован на другое лицо. Причем часто это не результат обмана правообладателя, а просто незнание права интеллектуальной собственности обеими сторонами сделки. В любом случае будьте осмотрительны.

Ключевые слова: лицензионный договор на товарный знак, регистрация лицензионного договора, срок лицензионного договора, передача прав по лицензионному договору, условия лицензионного договора

В отсутствие государственной регистрации сублицензионный договор недействителен

Сублицензионный договор на использование товарного знака, фактически действующий несколько лет, не зарегистрирован в Роспатенте. В сублицензионном договоре есть условие о распространении действия договора на отношения сторон, возникшие до его государственной регистрации. Является ли в этом случае сублицензионный договор на использование товарного знака действующим, а также каковы возможные гражданско-правовые последствия работы по незарегистрированному сублицензионному договору? Отвечают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Татьяна Чашина и Алексей Александров.

В 2008 г. нашей организацией заключен сублицензионный договор, предоставляющий права на товарный знак. Однако, до настоящего времени данный договор не прошел государственную регистрацию. Заявка подана в Роспатент лицензиаром (другой стороной) и в настоящее время находится там. При этом, в лицензионном договоре есть пункт: «Договор вступает силу с момента его регистрации. Стороны установили, что в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ, условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента подписания договора». В данном случае, считается ли договор действительным и какие могут быть последствия из-за несвоевременной регистрации лицензионного договора?

В отсутствие государственной регистрации сублицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака является недействительным, а использование товарного знака по такому договору — незаконным.

Правообладатель вправе предъявить лицу, незаконно использующему товарный знак, требования, предусмотренные ст. 1515 ГК РФ. Уплаченные по такому договору деньги могут быть истребованы у лицензиата.

За незаконное использование товарного знака предусмотрена административная ответственность.

Обоснование вывода:
Согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Кроме того, согласно п. 1 ст. 165 ГК РФ, в установленных законом случаях несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования этого средства индивидуализации по лицензионному договору (п. 1 ст. 1233, ст. 1235 ГК РФ).

При письменном согласии правообладателя лицо, использующее средство индивидуализации на основании лицензионного договора, может предоставить такое право использования другому лицу по сублицензионному договору (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). Согласно п. 5 ст. 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

В случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на средство индивидуализации (а к таким средствам, как следует из п. 1 ст. 1477 ГК РФ, относится и товарный знак) признается и охраняется при условии государственной регистрации такого средства (п. 1 ст. 1232 ГК РФ). В случаях, когда средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, предоставление права использования такого средства по договору также подлежат государственной регистрации. Несоблюдение требования о государственной регистрации договора о предоставлении другому лицу права использования средства индивидуализации влечет недействительность соответствующего договора (пункты 2 и 6 той же статьи).

Согласно п. 1. ст. 1490 ГК РФ любые договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак (то есть и сублицензионные договоры), должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Из сказанного следует, что в отсутствие государственной регистрации сублицензионного договора, по которому предоставляется право использования товарного знака, такой договор является недействительным. В силу п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Исходя из положений п. 3 ст. 433 и п. 2 ст. 425 ГК РФ, в случае если фактическое использование товарного знака сублицензиат начал до государственной регистрации сублицензионного договора (то есть до момента заключения договора), стороны вправе распространить действие договора на отношения, возникшие до его заключения. При этом нужно учитывать, что права и обязанности по такому договору в любом случае возникнут у его сторон только с момента государственной регистрации договора. До этого момента использование товарного знака сублицензиатом не основано на договоре и легализуется только заключением (государственной регистрацией) договора, в который включено положение о том, что его условия применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ). Если же по каким-либо причинам сублицензионный договор так и не будет зарегистрирован, фактическое использование товарного знака может рассматриваться как незаконное. Это дает правообладателю формальное основание для предъявления сублицензиату требований, предусмотренных ст. 1515 ГК РФ (о возмещении убытков либо о выплате компенсации). Уплаченные лицензиату деньги могут быть истребованы сублицензиатом в порядке применения последствий недействительности ничтожной сделки (п. 2 ст. 167, п. 1 ст. 1103 ГК РФ). Кроме того, не исключено, что в этом случае сублицензиат может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

Это интересно:  Образец сублицензионного договора на передачу неисключительных прав

ДОГОВОР
о предоставлении сублицензии на право использования товарного знака

дата и место подписания

___ (наименование организации) ___, именуем__ в дальнейшем»Лицензиат», в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ на основании , с одной стороны, и___ (наименование организации) ___, именуем__ в дальнейшем»Сублицензиат», в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Лицензиат с согласия Лицензиара предоставляет Сублицензиату на срок «___»__________ ____ г. за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение права использования товарного знака (Свидетельство на товарный знак N _________ от «___»________ ____ г.) в определенных настоящим договором пределах.

1.2. Права использования товарного знака, передаваемые Сублицензиату по настоящему договору, могут быть реализованы на территории __________________.

1.3. Сублицензиат вправе использовать товарный знак для обозначения изготовляемого(ых) и/или сбываемого(ых) им товара(ов) _____________________ _________________ (конкретное наименование товара(ов) или ссылка

на перечень товаров, указанных в свидетельстве)

1.4. Сублицензиат получает право обозначать изготовленные и/или сбываемые товары согласно перечню товаров (п. 1.3) указанным товарным знаком, сопровождая его указанием: товарный знак по лицензии.

1.5. Сублицензиат имеет право применять товарный знак Лицензиата совместно со своим товарным знаком.

1.6. Сублицензиат имеет право использовать товарный знак путем его размещения:
— на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
— на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
— в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
— в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

1.7. Сублицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым Лицензиатом (Приложение N ___).

1.8. Сублицензиат обязуется использовать товарный знак Лицензиата в том виде, в каком он был зарегистрирован свидетельством N ____________.

2. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

2.1. Лицензиат имеет право ____ раз в ____________ проверять соответствие качества товара Сублицензиата требованиям к качеству, определенным в Приложении к договору.

2.2. Проверка может производиться и в организации Сублицензиата с его согласия либо в порядке, определенном отдельным протоколом.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Все пошлины, сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением, государственной регистрацией и выполнением настоящего договора, оплачивает _______________.

3.2. Сублицензиат обязан уплатить Лицензиату вознаграждение за передаваемые ему права использования товарного знака в размере ____________.
Вознаграждение выплачивается в виде __________________ платежей путем .

3.3. Сублицензиат обязуется производить установленные платежи в течение всего срока реализации предоставленных ему прав использования товарного знака.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

4.2. По требованиям, предъявляемым к Сублицензиату как изготовителю товаров, Сублицензиат и Лицензиат несут солидарную ответственность.

4.3. За просрочку выплаты вознаграждения по настоящему договору Сублицензиат выплачивает Лицензиату пеню в размере ______% от _____________.

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более ____ (___________) _________________, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в _ суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

8.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Дополнительные условия по настоящему договору: __________________.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Лицензиата, второй — у Сублицензиата.

Статья написана по материалам сайтов: sumip.ru, www.kommersant.ru, www.xn—-ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector