Товарный знак и доменное имя вопросы соотношения

В таблице 1 предпринята попытка в сокращенном виде сформулировать аргументы в пользу того, почему юридически не корректно распространять полномочия владельцев товарных знаков на систему доменных имен, приведены сущностные характеристики товарных знаков и доменных имен, а также обозначены основные расхождения в их правовом регулировании.

Основная функция — отличие соответственно товаров и услуг одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. (ст. 1 Закона о товарных знаках)

Основной функцией системы доменных имен остается адресация, преобразование адресов IP в доменные имена для облегчения навигации пользователей в сети Интернет.

Здесь уместна аналогия: Служба спасения 911″ не претендует на телефонный номер, начинающийся с цифр «911». Радиостанции не пытаются выдвигать претензии на принадлежность им частотного диапазона, совпадающего с их товарным знаком. Однозначное распространение действия законодательства о товарных знаках на доменные имена приведет к тому, что множество доменных имен окажутся «зарезервированными» за владельцами товарных знаков, будут наложены значительные ограничения на систему и базу данных DNS, что поставит под сомнение ее работоспособность, а независимый регистратор доменных имен РосНИИРОС будет вынужден проверять при делегировании прав «юридическую чистоту» каждого доменного имени и нести ответственность за делегирование доменов «ненадлежащим» владельцам. Безусловным препятствием развития Интернет в России станет введение какой- либо процедуры юридической проверки доменов при текущих объемах регистрации новых доменных имен (до 1000 в день) и сроках работы патентного ведомства.

Основные способы защиты нарушенного исключительного права на товарный знак: прекращение его использования, возмещение причиненных убытков, удаление с товара или его упаковки товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения (ст. ст. 45, 46 Закона о товарных знаках)

Основной способ защиты нарушенного права на доменное имя (гипотетически) — передача прав администрирования доменного имени «титульному» владельцу. Последний не получит никакого эффекта от прекращения использования доменного имени «нарушителем». Это позволяет говорить об отсутствии юридических оснований для передачи прав администрирования доменов и недостаточности традиционных способов правовой защиты

Товарный знак «привязан» к определенному классу товаров и услуг МКТУ (Ниццское соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (1957 г.)Регистрация одного и того же слова допускается для разных видов товаров и услуг и на имя разных владельцев. Таким образом, неизбежно сосуществование нескольких десятков одинаковых по звучанию товарных знаков.

Нарушением признается … введение в хозяйственный оборот товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения. (п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках)

Система доменных имена имеет четко определенную иерархическую структуру: могут существовать домены 1, 2, 3 уровней с соответствующими регистраторами. Критерии смешения для товарных знаков изложены в п.14.4.2 и 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Председателем Роспатента 29.11.95, и носят достаточно субъективный характер. kodak.ru по мнению ФИПС сходен до степени смешения с товарным знаком KODAK. Можно предположить, что будет признано смешением и сочетание kodak.photo.ru, где элемент kodak является доменным именем третьего уровня. В этом случает за компанией «Кодак» следует признать исключительные права на все зарегистрированные сегодня и зарегистрированные в будущем доменные имена, в которых используется словосочетание «kodak»: kodak.grundul.ru, kodak.photo-video.ru и прочь. с соответствующими неблагоприятными правовыми последствиями для их «незаконных» владельцев. Напомним, что регистрацию доменов третьего уровня самостоятельно осуществляют администраторы доменов второго уровня.

К товарным знакам предъявляются жесткие требования (ст. 6 Закона о товарных знаках)

Для доменного имени может использоваться практически любое слово. Могут благополучно существовать доменные имена типа mail.ru, но не может быть зарегистрирован товарный знак «mail» для услуг связи. Знаку «idiot.ru» будет, скорее всего, отказано в регистрации для любых видов товаров и услуг.

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации. (ст. 2 Закона о товарных знаках)

Доменные имена и адресуемые ими Интернет- представительства весьма условно «привязаны» к территории конкретного государства. Так, регистрация в зоне .ru возможна как для резидентов, так и нерезидентов, сайты зоны .ru могут быть расположены на любом компьютере мира, подключенном к Интернет. В настоящий момент отсутствует правовое основание относить зону .ru к юрисдикции Российской Федерации и, как следствие, распространять защиту охраняемого на ее территории товарного знака на сходное доменное имя зоны .ru

В доменном имени используется чужой товарный знак: учтет ли суд дату регистрации домена?

Описанная ситуация является достаточно сложной. В настоящее время суды не выработали единообразного подхода к разрешению споров об использовании сходных с товарным знаком обозначений в доменном имени, при условии что домен был зарегистрирован раньше.

Проблема в том, что ГК РФ не признает доменное имя в качестве объекта интеллектуальной собственности. А следовательно, принцип старшинства: «Преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее», — в отношении него не действует.

Согласно подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ размещение товарного знака в доменном имени представляет способ использования такого знака.

Как следует из положений п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Факт регистрации домена до даты приоритета товарного знака указывает на невиновность, добросовестность его администратора. Между тем согласно п. 5 ст. 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить дальнейшее нарушение исключительного права. Учитывая, что использование чужого товарного знака происходит в предпринимательской сфере, применимы и меры ответственности (п. 3 ст. 1250 ГК РФ).

Между тем в судебной практике существует и прямо противоположный подход к разрешению подобных конфликтов. В последнее время суды все чаще встают на сторону администраторов доменов, зарегистрировавших обозначение до даты приоритета товарного знака.

В нескольких делах суды отказывали в удовлетворении требований правообладателя товарного знака, основываясь на Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами (далее — Политика UDRP). Данная Политика была одобрена интернет-корпорацией по присвоению наименований и номеров (ICANN) и может быть отнесена к обычаям, сложившимся в сфере отношений, связанных с функционированием доменных имен. Логика судов в таких случаях следующая.

Согласно п. 4 (а) Политики UDRP обоснованность использования доменного имени проверяется на основании следующих критериев:

спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации у администратора домена есть реальные шансы отстоять права на доменное имя.

Использование товарного знака в доменном имени

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, средства индивидуализации, исключительные права, товарный знак, регистрация товарного знака, защита прав на товарный знак, доменное имя, доменные споры, товарный знак и доменное имя, использование товарного знака в доменном имени.

В связи с глобализацией и особенностями современного информационного общества, повсеместным использованием компьютеров и Интернета, актуальным стал вопрос о защите прав на доменное имя как уникальное средство индивидуализации. Особое внимание в российской и зарубежной практике уделяется нахождению и поддержанию баланса интересов между владельцами доменных имен и владельцами объектов интеллектуальной собственности, в частности, товарных знаков.

Доменное имя — это, по сути, «название сайта». Это определенная символьная (буквенно-цифровая) последовательность, обозначающая имя сайта в глобальной сети Интернет. Некоторые исследователи утверждают, что на сегодняшний день доменное имя по своей значимости приближается к товарному знаку – обозначению, служащему для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Товарный знак может представлять собой картинку, логотип, цвет, объемную форму и др., однако в целях рассмотрения настоящего вопроса, конечно, решающую роль играют словесные или комбинированные товарные знаки, которые состоят из слов или словосочетаний или содержат их наряду с изобразительными элементами.

Значимость доменного имени в продвижении товаров и услуг российских и иностранных производителей повсеместно признается, однако, не закреплена на нормативном уровне. Актуальным остается вопрос: каково соотношение прав на товарный знак и прав на доменное имя? Очевидно, что у лица, имеющего исключительные права на товарный знак, имеется неоспоримое право использовать его в доменном имени принадлежащего ему сайта. Однако, как решается вопрос об использовании в доменном имени обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком иного лица, без разрешения этого лица?

Часть IV Гражданского Кодекса Российской Федерации устанавливает всеобъемлющий режим охраны и использования товарных знаков. Глава 76 ГК РФ («Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий») содержит исчерпывающие положения по следующим вопросам: понятие и виды товарных знаков, критерии охраноспособности и основания для отказа в государственной регистрации, использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак, весь процесс регистрации товарного знака, прекращение исключительного права на товарный знак, защита прав на товарный знак.

Что касается доменного имени, его регулирование признается недостаточным. Согласно п. 15 ст. 2 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «доменное имя — обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»». Доменное имя – часть нематериальных активов предприятия.

В отличие от товарных знаков, для успешной регистрации которых необходимо, чтобы заявленное обозначение соответствовало многочисленным условиям охраноспособности, в доменных именах могут использоваться практически любые словесные обозначения, выраженные буквами и цифрами. Кроме того, если правовая охрана товарного знака осуществляется строго на основании территориального принципа (товарный знак охраняется только в тех странах, в которых он зарегистрирован), доменные имена имеют экстерриториальный характер: администратор доменного имени фактически не ограничен в осуществлении своей деятельности.

Необходимо учитывать, что многие доменные имена регистрируются не с коммерческими целями – это личные страницы и блоги, проекты органов государственной власти, информационные порталы и др. Поэтому концепция «доменного имени» не имеет универсального характера, и правовой режим таких «некоммерческих» сайтов не может быть соотнесен с правовым режимом товарных знаков.

Это интересно:  Товарные знаки на упаковке пищевых продуктов

Вместе с тем, все большее количество сайтов и, соответственно, доменных имен используются и воспринимаются потребителями именно как средства индивидуализации благодаря широкой популярности их владельцев и производимых ими товаров и оказываемых услуг.

В вопросе определения статуса и значимости таких «коммерческих» доменных имен интересно упомянуть Постановление Президиума ВАС РФ № 1192/00 от 16.01.2001 (дело по иску о запрете использовать товарный знак в доменном имени страницы во всемирной компьютерной сети Интернет): «Современная коммерческая практика показала, что при выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость».

Однако принятие данного постановления, по сути, не повлияло на нормативно-правовое регулирование и судебную практику. В российском законодательстве до сих пор не закреплен всеобъемлющий правовой режим доменного имени (в отличие от правового режима товарного знака). В результате, в случае коллизии прав владельца товарного знака и администратора домена приоритет признается за владельцем исключительных прав на товарный знак, и споры решаются в большинстве случаев в его пользу.

Вот как вопрос о коллизии прав на товарный знак и доменное имя решается в законодательстве.

Ст. 1484 ГК РФ содержит основополагающее положение о том, что «Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.» Соответственно, «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.»

Согласно п.2. указанной статьи, «Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:… 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации».

Очевидно, что коллизия прав на товарный знак и на доменное имя возможна, когда речь идет об однородных товарах или услугах. Согласно Методическим рекомендациям Роспатента (Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.09 № 198), «…При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки». Особая ситуация – с общеизвестным товарным знаком, правовая охрана которого распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, «…если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя» (ст. 1508 ГК РФ).

Закрепление указанного принципа означает, по сути, приоритет права на товарный знак в судебных спорах. Однако, и до того, как среди способов незаконного использования товарного знака было признано его использование в доменном имени, государственные органы, суды признавали преимущественные права владельца товарного знака, в том числе, в рамках запрета недобросовестной конкуренции. Так, ст. 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, устанавливает, что «В частности, подлежат запрету: все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента»: это касается и использование чужого товарного знака в доменном имени без разрешения правообладателя.

Очевидно, что незаконным и недобросовестным будет признано использование администратором доменного имени чужого товарного знака с намерением отвлечь потребителей от продукции или сайта самого правообладателя, с целью извлечения выгоды из репутации владельца товарного знака. Кроме того, многие недобросовестные администраторы намеренно регистрируют подобные сайты с целью их последующей перепродажи законным владельцам товарных знаков, которые, возможно, не захотят тратить время и деньги на предъявление иска в суд и защиту своих прав. Далее, администратор доменного имени может намеренно размещать на таком сайте ложные или вводящие в заблуждение сведения о правообладателе товарного знака и его продукции, порочащие его репутацию.

Конечно, при рассмотрении спора о незаконном использовании товарного знака в доменном имени, суд будет учитывать различные обстоятельства, например то, имеет ли владелец доменного имени недобросовестное намерение извлечь прибыль из чужого товарного знака. Законность действий администратора доменного имени может быть подтверждена тем, что у него самого есть права на товарный знак или другие объекты интеллектуальной собственности, используемые в доменном имени, например, фирменное наименование. Или что чужой товарный знак добросовестно используется им с разрешения владельца или же в некоммерческих целях.

Подводя итоги, можно сказать, что доменное имя в настоящее время признается не только средством адресации (техническим способом размещения и нахождения информации в глобальной сети Интернет), но и способом индивидуализации – выделения товаров и услуг конкретного производителя из массы однородных товаров и услуг других производителей. Некоторые исследователи данного вопроса признают доменное имя даже объектом исключительных прав, интеллектуальной собственностью. Законодательно признана такая форма использования товарного знака, как использование его в доменном имени (законное или незаконное). Однако очевидно, что правовые режимы товарного знака и доменного имени абсолютно неоднородны, несбалансированны, и в случае спора между законным обладателем прав на зарегистрированный товарный знак и администратором доменного имени, содержащего обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком, при однородности товаров/услуг, приоритет будет в большинстве случаев – за владельцем товарного знака.

Товарный знак и доменное имя вопросы соотношения

Использование товарных знаков в доменных именах

Вопросы использованиях товарных знаков в доменном имени являются одними из наиболее частых, встречающихся как в общетеоретических и научных работах, связанных с интеллектуальной собственностью, так и в работе арбитражных судов и Суда по интеллектуальной собственности.

Связано это в первую очередь с развитием сети «Интернет », а также — возможностью нарушения прав на интеллектуальную собственность в онлайн-пространстве, что является негативным фактором. С другой стороны, совокупность такого развития, включая как положительные, так и отрицательные его стороны, дают толчок для развития норм и законодательства, регулирующих вопросы интеллектуальной собственности.

Так, в подтверждение данного тезиса можно упомянуть широко известный «антипиратский закон », который ввел понятие блокировки сайтов на постоянной основе или, например, проект Федерального Закона «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации » 1 , который на данный момент находится на стадии формирования окончательного варианта текста проекта нормативно- правового акта. Законопроект предполагает введение порядка досудебного урегулирования вопросов защиты исключительных прав, а также досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков. Главной темой данной работы является всестороннее исследование категории доменных споров в связи с резким ростом их популярности и частоты использования в судопроизводстве. В процессе их изучения будут освещены следующие вопросы.

1. Соотношение товарных знаков и доменных имен.
2. Положения законодательства, регулирующие товарные знаки, доменные имена, а также связывающие их отношения.
3. Существующие на сегодняшний день виды доменных споров и судебная практика их разрешения.
4. Необходимость внесения изменений в законодательную базу с целью оптимизации доменного судопроизводства.

1. Соотношение товарного знака и доменного имени и регулирующие их положения законодательств

Как уже было сказано, одной из основных проблем, связанных с разрешением споров по вопросам использования товарного знака в доменном имени , является его отсутствие в ст. 1225 ГК РФ. Данная статья даёт исчерпывающий список Охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в котором отсутствует какое-либо упоминание о доменном имени.

Несмотря на это в законодательстве Российской Федерации появилось определение доменного имени как такового. В соответствии с подп.15 ст. 2 Федерального закона № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «доменное имя — обозначение символами, предназначенное для переадресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет » 3 .

Однако данное определение едва ли можно назвать подходящим для разрешения вопросов использования товарных знаков в доменных именах, так как оно лишь определяет суть самого доменного имени, но не дает представления о соотношении его с товарным знаком, а также возможностях его правовой охраны.

Также доменное имя упоминается в ст.1484 «Исключительное право на товарный знак» и 1519 «Исключительное право на наименование места происхождения товара» ГК РФ в качестве возможного использования товарного знака и наименования места происхождения товара соответственно.

Примечателен тот факт, что хотя доменное имя так и не было признано охраняемым объектом интеллектуальной деятельности, ВОИС и суды Российской Федерации сделали похожие заключения, из которых можно было сделать вывод: фактически товарный знак и доменное имя в некоторых случаях являются единым целым и существуют для решения одних и тех же задач.

Представим решение ВОИС: « Доменные имена первоначально предназначались для исполнения исключительно технической функции дружественным по отношению к пользователю способом, но поскольку они способны восприниматься непосредственно и легко запоминаться, в настоящее время они выполняют роль деловых или личных идентификаторов . Таким образом, хотя они как таковые и не являются объектом интеллектуальной собственности, доменные имена в настоящее время выполняют функцию идентификации, подобную той, что несут в себе товарные знаки». 4

Это интересно:  Приоритет заявки на товарный знак

Для сравнения приводим классический пример: решение ВАС Российской Федерации, которое используется практически в любой работе, посвященной решению данного вопроса: «Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость». 5

Отсюда следует, что доменное имя фактически приравнивается к товарному знаку. Однако в таком случае возникает вопрос: почему товарный знак является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности, а доменное имя — нет? На данный моменту законодателя нет четкого ответа.

Более того, стоит отметить, что споры, связанные с соотношением товарного знака и доменного имени, могут затрагивать также смежные отношения и регулироваться не только законодательством об интеллектуальной собственности. В большинстве случаев нарушение прав на товарные знаки в доменных именах сопровождается также нарушением законодательных актов о конкуренции.

В судебных решениях по делам, связанным с нарушением прав на товарные знаки в доменных именах, суды ссылаются на положения статьи 10bis «Конвенции по охране промышленной собственности». Для «доменных споров» наиболее важным является положение о запрете «действий, способных каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента» 6 .

Данные положения рассматриваются также в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2008 г. по делу №5560/08, указывающем на то, что при решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях администратора домена акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis, суд должен проверить наличие или отсутствие трёх критериев в совокупности:

доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно».

В Российском законодательстве можно выделить положения ст. 14.2 и 14.5 ФЗ от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» 7 , которые запрещают недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение и недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности соответственно.

Некоторыми судами также делается ссылка на ст. 10 ГК РФ, которая говорит о том, что: «Не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)»» 8 .

О вопросах недобросовестности говорится и в «Единых правилах разрешения споров в отношении доменных имен» (приняты ICANN 24 октября 1999г.). Пункт 4(a)(iii) устанавливает обязательство принять участие в административном разбирательстве, если «ваше доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно» 9 . Пункт 4(b) подробно описывает случаи, которые следует считать недобросовестным использованием доменного имени. Под таким использованием следует понимать:

Покупку или регистрацию доменного имени в целях сдачи в аренду или передачи иным способом указанного доменного имени владельцу товарного знака или его конкуренту в корыстных целях;

регистрация доменного имени в целях помешать его регистрации владельцев товарного знака. В данный подпункт ввести обязательное условие: «при условии, что вы ранее уже занимались подобного рода деятельностью»;

регистрация доменного имени в целях нанесения убытков конкуренту;

использование доменного имени для привлечения потенциальных потребителей путём введения их в заблуждение использованием не принадлежащего вам товарного знака.

2. Виды доменных споров и судебная практика

Определившись с соотношением понятий доменных имен и товарных знаков, а также нормами и законодательством, их регулирующими, следующим шагом рассмотрим практическую сторону заявленной проблемы.

Выделим несколько основных видов споров, связанных с вопросами нарушения прав на товарный знак в доменном имени: споры о недобросовестной конкуренции; киберсквоттинг; «обратный захват».

2.1. Споры о недобросовестной конкуренции

Такие споры составляют большую часть всех споров, связанных с товарными знаками и доменными именами. Суть их крайне проста: недобросовестное юридическое лицо в целях увеличения своей прибыли и расширения клиентской базы регистрирует доменное имя, схожее до степени смешения с товарным знаком, который хорошо известен потребителю. Юридическое лицо, продвигая схожие товары или услуги на своем сайте, таким образом вводит потребителя в заблуждение относительно того, кем предоставляются данные услуги.

В качестве примера можно привести дело, которое рассматривалось в 2009 г. в Арбитражном суде Омской области. Истец — ООО «Альянс» подал иск к ИП Козину Максиму Валерьевичу. ООО является правообладателем ТЗ ufarabota.ru по 35 и 38 классам МКТУ (найм работников и доска сообщений электронная). Помимо этого ООО является администратором домена ufarabota.ru. ИП — администратор доменного имени rabota-ufa.ru. «На данном сайте размещается информация о вакансиях в г. Уфа, статьи на тему трудоустройства, резюме соискателей, т.е. оказываемые ответчиком услуги сходны по своему характеру с услугами истца. » 10 . Учитывая все обстоятельства, представленные суду истцом(свидетельство на товарный знак, зарегистрированный ранее, чем доменное имя, сходство предоставляемых услуг), суд выносит решение удовлетворить заявленные требования, то есть — запретить ответчику использовать зарегистрированное доменное имя, а также взыскать с него компенсацию в размере 100 тыс. руб. и расходы по уплате госпошлины. В судебном решении отмечено следующее: «Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о наличии смешения истца и ответчика как производителей услуг по трудоустройству в глазах потребителей, администрирование ответчиком доменного имени rabota-ufa.ru является нарушением исключительных прав истца».

Еще один пример — иск ООО «Антилопа Про» к ООО «Арго». Истец по данному делу является правообладателем товарного знака со словесным элементом antilopa в отношении 25 класса МКТУ (обувь). Ответчик же являлся администратором доменного имени antillopa.ru. «На сайте www.antillopa.ru содержатся предложения о продаже товаров, аналогичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца. На сайте ответчиком размещено изображение товарного знака истца. В доменном имени antillopa.ru содержится словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца» 11 . Судом были сделаны выводы о сходстве до степени смешения доменного имени с товарным знаком, а также — изображения на сайте с товарным знаком истца и о продаже детской обуви на сайте. «Таким образом, ответчик, используя обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, осуществляет деятельность по продаже товаров, аналогичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак». Судом было принято решение о запрете ответчику использовать зарегистрированное доменное имя, а также о выплате компенсации в размере 250 тыс. руб. и оплате государственной пошлины.

Практика по данным делам не отличается разнообразием в судебных решениях. Причина тому — однотипность самих дел. Различия в них можно найти в сумме компенсации, либо в запрете ответчику использовать указанное доменное имя, или, если такое положение было заявлено в исковом заявлении — в передаче прав администрирования истцу, реже — в запрете на использование доменного имени в отношении определенных классов МКТУ.

С.А. Судариков определяет киберсквоттинг как «использование товарного знака, фирменного наименования, географического указания и иных объектов в качестве доменного имени лицами, которые не обладают исключительным правом на эти объекты» 12 . В целом данное определение является верным, хотя и несколько обобщенным. В большинстве же работ киберсквоттинг определяется несколько иначе. Так, например, М.М. Будагова отмечает: «Таким явлением принято считать киберсквоттинг (англ. cybersquatting; от squatting — захват, оккупация, самовольное/незаконное поселение) — приобретение или регистрация перспективных доменных имен (созвучных с названиями известных торговых марок или компаний, либо же просто «красивых» и легко запоминающихся) с целью их последующей перепродажи» 13 . Такое же определение можно встретить в работе А.А. Александрова :«Такие действия в мировой практике получили название киберсквоттинг (англ. cybersquatting) — приобретение доменных имён, созвучных названиям известных компаний, или просто с «дорогими» названиями с целью их дальнейшей перепродажи или размещения рекламы» 14 . С.Я. Казанцев и О.Э. Згадзай своей работе пишут: «В интернете получил распространение бизнес, связанный с регистрацией в качестве доменных имен неизвестных или малоизвестных компаний, фирменных наименований и товарных знаков всемирно известных фирм — так называемый киберсквоттинг» 15 .

Из указанных выше определений следует, что киберсквоттинг направлен на ограничение возможности законного правообладателя результата интеллектуальной деятельности по регистрации доменного имени и предложением ему покупки интересующего домена. Как известно, такие действия подпадают под доказательства недобросовестности регистрации, указанные в Единых правилах разрешения споров в отношении доменных имен: «Вы зарегистрировали доменное имя, чтобы помешать владельцу товарного знака или знака обслуживания отразить знак в соответствующем доменном имени, при условии, что вы ранее уже занимались подобного рода деятельностью» 16 .

В качестве другого примера представим дело, рассмотренное в Арбитражном суде г. Москвы в 2009 г. Истцом выступал правообладатель товарных знаков MediaMarkt и «Медиа Маркт». Ответчиком — администратор доменного имени «Медиа-маркт.su». В июне 2009 г. истец обнаружил, что сайт «Медиа-маркт.su» без его согласия использует товарный знак «Медиа Маркт». «Кроме того, на данном веб-сайте содержится предложение о продажи доменного имени, а именно — информация о том, что доменное имя «Медиа-маркт.su» продается и указаны адреса электронной почты для связи. Кроме того, на веб-сайте «Медиа-маркт.su» содержатся ссылки на сайты компаний, осуществляющих продажу электро-бытовых товаров, таким образом доменное имя используется ответчиком в отношении товаров, однородных товарам, защищаемым товарным знаком истца» 18 . Решение суда — запрет ответчику использовать указанное доменное имя, а также обязательство по оплате расходов на госпошлину.

2.3. «Обратный захват»

Какого-либо официального или общепринятого определения термина «обратный захват» не существует. «Обратный захват» домена – явление, прямо противоположное киберсквоттингу. Если в случае киберсквоттинга лицо выкупает и регистрирует доменные имена с целью их перепродажи владельцам товарных знаков, то «обратный захват» — это регистрация лицом товарного знака с целью отобрать доменное имя. Такой точки зрения придерживается, например, А.А. Александров: «Отсюда возникает возможность так называемого «обратного захвата» домена, то есть осуществления операции отбора домена через регистрацию соответствующего товарного знака» 19 . Именно возможность обратного захвата домена у добросовестного владельца является одним из наиболее весомых аргументов, который используется в спорах о необходимости признания доменного имени в качестве самостоятельного охраняемого результата интеллектуальной деятельности.

Как уже говорилось ранее, наличие товарного знака дает его владельцу определенный приоритет в вопросах доменных споров, несмотря на то что доменное имя могло быть зарегистрировано ранее и администратор осуществлял свою деятельность добросовестно.

Это интересно:  Принцип исчерпания прав на товарный знак

В данном случае представляется более интересным рассмотреть не практику удачных дел по «обратному захвату», а те случаи, когда суд отказывает в удовлетворении исковых требований истца, т.е. правообладателя товарного знака.

Перед началом анализа практики стоит указать на правильный вывод, который был сделан судом кассационной инстанции при рассмотрении жалобы. Здесь отметим, что несмотря на всю правильность данного вывода, судом первой инстанции все-таки было запрещено использовать доменное имя в отношении классов, в которых был зарегистрирован товарный знак истца. Однако в удовлетворении требований об обязании передать доменное имя только истцу (правообладателю товарного знака) суд отказал. Итак,«суд кассационной инстанции не может согласиться с выводом судов о том, что в силу отсутствия доменных имен в установленном четвертой частью ГК РФ перечне объектов исключительных прав, владельцы доменных имен (их регистраторы) лишены какой-либо правовой защиты при добросовестном использовании домена» 20 .

Ответчик на спорном сайте оказывает туристические услуги, в то время как истцом не было представлено доказательств фактического осуществления им аналогичной деятельности.

Отсутствие доказательств того, что ответчик на момент приобретения домена мог или должен был знать о том, что до момента приобретения прав на доменное имя, — указанное обозначение (товарный знак) использовалось в коммерческих целях, а также приобрело широкую известность среди потребителей определенных товаров и услуг.

Стоит обратить внимание на то, что в последнее время суды, при рассмотрении данной категории дел стараются не указывать на приоритет товарных знаков перед доменными именами, а разбираться в каждом деле по существу.

2.4. Зарубежная практика

Зарубежная практика по разрешению вопросов соотношения доменного имени и товарного знака фактически идентична реалиям Российского законодательства. Так, например, на сайте ВОИС 23 указывается, что большинство стран пришло к выводу о необходимости предупредительных мер в целях предотвращения столкновений между товарными знаками и доменными именами, однако регистрация доменных имен все ещё осуществляется по принципу first-comefirst-serve/«первым прибыл- первым обслужен» (система, подразумевающая, что регистрация доменного имени будет осуществлена не на основе наличия/отсутствия товарного знака или намерения коммерческого использования доменного имени, а на основании того, кто раньше зарегистрирует доменное имя). Сам ВОИС в случае возникновения спорных ситуаций, предлагает обращаться либо в Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (WIPOArbitrationandMediationCenter), либо в ICANN.

Одним из самых интересных дел в зарубежной практике о доменных спорах является спор корпорации NissanMotorCo. и предпринимателя UziNissan (Узи Ниссан). В 1991 г. в Северной Каролине им была основана компания NissanComputerCorp., занимавшаяся продажей компьютеров, комплектующих и связанных с ними услуг. В 1994 г. им было зарегистрировано доменное имя nissan.com. А уже в 2000 г. он стал участником судебного процесса, истцом в котором была NissanMotorCo. Компания указывала на то, что деятельность предпринимателя по администрированию указанного сайта вводила в заблуждение потребителей и способствовала ухудшению репутации компании. Сумма иска, предъявленного Узи, составляла 10 миллионов долларов.

Судебные тяжбы продолжались почти три года и завершились победой ответчика. Право на администрирование доменного имени было оставлено за ним, а компании Nissan пришлось использовать для своей деятельности nissanusa.com.

3. Необходимые изменения в законодательстве

Важным шагом в изменении законодательства можно считать попытку внесения изменений в статью 1252 ГК РФ «О внесении изменений в ст. 1252 и 1486 ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации» 24 . Досудебный порядок урегулирования споров об исключительных правах, в нашем случае — на товарные знаки, поможет сократить нагрузку на суды, а также позволит сторонам попытаться решить сложившуюся ситуацию, не прибегая к тратам, которыми неизменно сопровождается любой судебный процесс. Итак, насколько это необходимо — выделить доменное имя как отдельный охраняемый результат интеллектуальной деятельности? На данный момент этот вопрос не имеет окончательного ответа. По мнению автора, такой необходимости нет, более того — ее воплощение в жизнь как таковое крайне затруднительно.

Допустим, законодатель все-таки решит приравнять доменное имя к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности. Предположим, что у нас есть юридическое лицо «А», которое является правообладателем товарного знака «Ромашка», и есть юридическое лицо «Б», являющееся администратором доменного имени «Ромашка.рф». И доменное имя, и товарный знак в нашем примере являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности. Юридическое лицо «А» решает зарегистрировать доменное имя, тождественное своему товарному знаку, и сталкивается с тем, что такое доменное имя уже зарегистрировано. Юридическое лицо «А» подает исковое заявление в суд, и начинается судебное разбирательство. Как в таком случае должен поступить суд? Ведь и товарный знак, и доменное имя теперь являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности.

Для того чтобы избежать подобных споров, можно, например, создать единый реестр, в котором при регистрации доменного имени оно будет проверяться на схожесть с существующими товарными знаками и знаками, которые еще не зарегистрированы, но имеют дату приоритета. Это значит, что ни юридическое, ни физическое лицо в таком случае не смогут зарегистрировать доменное имя. В итоге правообладатели товарных знаков фактически окажутся монополистами на все доменные имена, которые являются сходными до степени смешения с их товарными знаками. Хотя, как показывает практика, даже такая схожесть не всегда является гарантией удовлетворения исковых требований.

Наиболее удачным решением для законодателя в данной ситуации является четкое юридическое закрепление понятия добросовестности в сфере администрирования доменных имен.

Также в судебной практике некоторые суды, отказывая в удовлетворении исковых требований, ссылаются на добросовестность ответчика, участвующего в процессе. Однако само понятие добросовестности в законодательстве попросту отсутствует.

Так, установление каких-либо, пусть даже общих, критериев добросовестности при администрировании доменных имен не только поможет судам наиболее объективно оценивать все представленные доказательства, но и не ущемит права добросовестных администраторов.

Примером четкой реализации данной идеи является ст. 1253.1 ГК РФ «Особенности ответственности информационного посредника», устанавливающая условия, при соблюдении которых информационный посредник не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав.

Не исключено, что стоит задуматься о внесении схожей статьи в вопросы регулирования споров о доменных именах и товарных знаках. Отметить в статье понятие добросовестности, а также — указать условия, при которых лицо, администрирующее то или иное доменное имя, может таковым считаться, будь то: 1) несоответствие деятельности доменного имени и юридического лица, а также классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак; 2) более ранняя регистрация доменного имени, дабы не препятствовать деятельности правообладателя товарного знака посредством доменного имени и т.д.

Как отмечалось выше, условия добросовестного использования существуют в«Единых правилах разрешения споров в отношении доменных имен» (ICANN) 24 октября 1999 г.). Возможно, положения данного пункта стоит использовать при выработке подобных в Гражданском кодексе РФ.

Таким образом, в случае принятия положений об условиях добросовестности законодатель сохранит приоритет товарных знаков перед доменными именами. Это, в свою очередь, поможет защитить добросовестных администраторов доменных имен от недобросовестных правообладателей (см. «Обратный захват»).

Подведем некоторые итоги.

В отличие от товарного знака доменное имя не является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности. Однако превалирует мнение, что доменные имена на данный момент являются одним из воплощений товарного знака.

Отношения между ними регулируются профильным законодательством об интеллектуальной собственности и другими актами определяющими смежные отношения, как. например, отношения о недобросовестной конкуренции.

В настоящий момент известны следующие разновидности доменных споров:
1) споры о недобросовестной конкуренции;
2) киберсквоттинг;
3) обратный захват.

Все три вида были проиллюстрированы наиболее интересными и яркими судебными решениями.

Есть предложение о внесении изменений в законодательство, так как на данный момент в нем учитываются не все факторы, которые могут возникать при таких спорах. В итоге суды, определяющие свою деятельность и судебные постановления настоящим законодательством, могут выносить не совсем корректные решения.

Рассмотренные вопросы, безусловно, являются дискуссионными. Однако более внимательный подход судов к рассмотрению данных споров должен повлечь за собой соответствующие изменения в законодательстве для оптимизации в дальнейшем судебных решений по вопросам доменных споров.

1 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://regulation.gov.ru/projects#npa=40911.

2 Витко В., ЦатурянЕ.. Споры в сфере доменных имен и товарных знаков // «ЭЖ-ЮРИСТ». 2015. №16. С.11.

3 Об информации, информационных технология и о защите информации: Федеральный закон от 27июля 2006 г. №149-ФЗ (ред. от 13июля 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31. Ст.3448.

4 Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений):Науч.-практ. пособие / Под общ. ред. д.ю.н. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2015. С.119.

5 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 января 2001 г. № 1192/00 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2001. №5 (10 мая).

7 О защите конкуренции: Федеральный закон от 26июля 2006 г. №135-ФЗ (ред. От5октября 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.2006. №31. Ст.3434.

8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31ноября 1994 г.№51-ФЗ (ред. от 30декабря 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. 32.Ст.3301.

9 Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883)(ред. от 2 октября 1979 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/.

12 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Проспект, 2010. С.179.

14 Александров А.А. Правовая регламентация защиты доменов от неправомерных захватов // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2010. №4. С.134.

15 Казанцев С.Я., Згадзай О.Э. Авторские права и их защита в сети интернет // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2010. №1. С. 60.

16 Единые правила разрешения споров в отношении доменных имен (приняты ICANN24 октября 1999г.)[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nic.ru/dns/contract/udrp_ICANN_ru.html.

19 Александров А.А. Правовая регламентация защиты доменов от неправомерных захватов // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2010. №4. С.133.

Статья написана по материалам сайтов: www.eg-online.ru, zuykov.com, ipcmagazine.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector